El 7 de Julio de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE), se ha pronunciado sobre este tema mediante la publicacin de su sentencia del asunto C-567/14, tras una cuestin prejudicial planteada por el tribunal de apelacin de Pars.

La peticin versa sobre la interpretacin del artculo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea (TFUE) que delimita el catlogo de prcticas colusorias en el comercio intracomunitario. En concreto, se cuestiona la licitud de la obligacin contractual impuesta al licenciatario de pagar un canon durante toda la vigencia de un acuerdo de licencia no exclusiva de derechos derivados de patentes, en caso de anulacin de una o varias de las patentes o de inexistencia de infraccin de la patente con licencia.

Asunto C-567/14, Genentech Inc. Y Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

En agosto de 1992, la sociedad alemana Behringwerke AG (predecesor de Hoechst GmbH) concedi a Genentech una licencia no exclusiva mundial, regida por el Derecho alemn, para la utilizacin de un activador derivado del citomegalovirus humano, objeto de una patente europea concedida el 22 de abril de 1992 y de dos patentes concedidas en Estados Unidos, los das 15 de diciembre de 1998 y 17 de abril 2001 respectivamente.

EL 12 de enero de 1999, la Oficina Europea de Patentes (OEB) revoc la patente europea por falta de novedad, quedando nicamente en vigor las estadounidenses.

En el acuerdo de licencia se obligaba al licenciatario a pagar un canon nico, otro anual y un canon denominado "peridico variable" calculado sobre el volumen de ventas de los productos acabados. Este ltimo nunca fue liquidado por Genentech.

En junio de 2008, Hoechst y Sanofi-Aventis (sociedad filial de Hoechst) preguntaron a Genentech sobre los productos acabados que utilizaban los materiales y procesos patentados que daban derecho al pago de cnones peridicos variables. Dos meses ms tarde, Genentech les notific la resolucin del acuerdo de licencia, con efectos en dos meses desde la notificacin.

Esta disputa provoc que Hoechst interpusiera una demanda arbitral contra Genentech ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cmara de Comercio Internacional (CCI) por haber utilizado la tecnologa patentada sin abonar el canon variable.

Mediante laudo arbitral parcial, se declar la obligacin a cargo del licenciatario de pagar el canon corriente a Hoechst. Genentech interpuso un recurso de anulacin contra dicho laudo arbitral parcial ante el Tribunal de Apelacin de Pars, el cual decidi suspender el procedimiento para plantear una cuestin prejudicial.

"Se opone el artculo 101 TFUE a que, en caso de anulacin de patentes, se reconozca eficacia a un contrato de licencia que impone al licenciatario la obligacin de pagar un canon por la mera utilizacin de los derechos relativos a las patentes bajo licencia?"

El Tribunal a la hora de responder esta cuestin se remite a la sentencia de 12 de mayo 1989, asunto Ottung, aplicable a fortiori en un supuesto como el de Genentech.

El TJUE ha declarado que la cuestin planteada por el tribunal remitente en relacin con el artculo 101.1 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que no se prohbe que, en virtud de un acuerdo de licencia como el que es objeto del litigio principal, se imponga contractualmente al licenciatario la obligacin de pagar un canon por la utilizacin de una tecnologa patentada durante todo el periodo de vigencia de ese acuerdo, en caso de anulacin o de inexistencia de infraccin de las patentes bajo licencia.

Una de las cuestiones ms discutidas antes de llegar a la anterior conclusin es si mediante esta interpretacin se estara abriendo la puerta a una prctica colusoria.

El TJUE ha manifestado que mientras el contrato de licencia permanezca en vigor y pueda ser libremente resuelto por el licenciatario, no estaramos ante una infraccin del Derecho de la competencia europeo. Lo anterior se apoya en la premisa de que la obligacin de pagar un canon, en el contexto de un acuerdo de licencia, estara relacionada con una apreciacin de orden comercial sobre el valor atribuido a las posibilidades de explotacin otorgadas por el acuerdo de licencia celebrado entre las partes. Es decir, dicho canon constituye el precio a pagar por explotar comercialmente la tecnologa bajo licencia con la seguridad de que el concedente no ejercer sus derechos de propiedad industrial.

Lo anterior significa que siempre que se haya podido resolver libremente el acuerdo de licencia, el licenciatario deber atender a su obligacin contractual de pagar el canon durante toda la vigencia del contrato hasta su resolucin, pues dicho pago ni perjudica a la competencia restringiendo la libertad de accin del licenciatario ni origina un efecto de cierre del mercado.