년 AIA 개정 이전 미국 특허법 § 102(b)는 미국 특허출원일로부터 1년 이전에 미국에서 발명을 판매(sale)한 경우, On-Sale Bar의 적용을 받아 특허를 받을 수 없음을 규정하고 있었습니다. 본 규정에서의 “판매”는 판매의 제안(offer for sale) 행위를 포함하며, 공개된 판매행위(public sale)와 비밀리에 진행된 판매행위(private sale) 모두에 적용되는 것으로 해석되어 왔습니다.

AIA 개정 이후 미국 특허법은 § 102(a)(1)에서 다음과 같이 On-Sale Bar를 규정하고 있습니다.

A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

상기 규정에서는 개정 전과 달리 판매행위를 미국 내에서의 행위로 한정짓지 않아 미국 외에서의 판매행위도 포함하는 것으로 지리적 적용범위를 확장했으며, 판단시점을 미국 특허출원일이 아닌 유효출원일(미국 내외를 포함한 최우선일)로 달리 규정하였습니다. 또한 AIA 개정 이전 미국 특허법 § 102(b)와 달리 “or otherwise available to the public”이라는 문구를 “on sale” 뒤에 포함하고 있어, On-Sale Bar의 적용을 받는 판매의 범위가 공개된 판매행위 (public sale)만 포함하는 것으로 제한해석해야 한다는 의견이 특허청을 포함한 특허 단체들의 주요한 법률해석이었습니다. 하지만 이의 해석에 대해서는 다툼의 여지가 남아 있었습니다.

2017년 5월 1일, 연방순회항소법원은 Helsinn Healthcare v. Teva Pharma 사건을 통해 § 102(a)(1)에 규정된 판매는 공개된 판매행위(public sale), 특히 판매행위 자체가 공개되었을 뿐만 아니라 발명의 구체적인 내용도 공개되었을 것을 요구하는 것으로 한정해석해야 한다고 판시한 뉴저지 지방법원의 판결을 뒤집는 판시를 하였습니다.

구체적으로 본 사건에서는 특허권자가 출원 이전 제3자와 진행한 발명에 대한 라이센스 계약 및 공급/구매 계약이 On-Sale Bar의 적용을 받는 판매행위에 해당하는지가 쟁점이었습니다.

본 사건에서 특허권자와 제3자간에 있었던 상기 계약서의 사본은 공급가격과 약물 유효성분의 구체적인 함량 정보를 가린 상태(redacted)로 미국증권거래위원회(SEC)에 제출되었고 언론보도 등을 통해 공개된 상태에 있었습니다. 따라서 계약사실, 약물의 함량을 제외한 계약서의 내용은 출원일 이전에 공개되어 있는 상황이었습니다. 이에 대해 뉴저지 지방법원은 AIA 개정 이후 미국특허법 § 102(a)(1)에 규정된 판매행위는 법조문 문구상 공개된 판매행위(public sale)로 제한된다고 해석하고, 또 “공개된 판매행위(public sale)”에 해당하기 위해서는 판매사실 자체의 공개뿐만 아니라 발명의 구체적인 내용이 모두 공개되어 있어야 한다고 판단했습니다. 이러한 기준을 적용하여 본 사건에서는 발명의 구성요소 중 하나인 약물의 함량이 공개되지 않았으므로 On-Sale Bar가 적용되지 않고 따라서 특허는 유효하다고 판단하였습니다.

연방순회항소법원에서 특허권자는 입법과정 중에 국회에서 제시되었던 입법의도 등을 보여주는 자료등을 제시하며, (a) AIA에 의해 개정된 On-Sale Bar는 공개된 판매행위(public sale)에만 적용되어야 하고, 또 (b) 공개된 판매행위 (public sale)이기 위해서는 계약 사실 자체(즉, 계약의 존재)가 공개되어야 할 뿐만 아니라, 발명의 구체적인 내용도 공개가 되는 것을 요건으로 한다고 주장하였습니다.

따라서 당초 업계에서는 연방순회항소법원이 본 판결에서 개정법상 On-Sale Bar에서의 판매행위가 공개된 판매행위(public sale)로 제한 해석되는지((a)에 대한 판단)를 명시적으로 판단해 줄 것을 기대했습니다. 하지만 연방순회항소법원은 본 사건에서의 계약 사실이 미국증권거래위원회(SEC)에 의해 공개되었으며 발명의 약물정보 등을 포함한 계약서의 사본 또한 공개되었으므로 본 사건에서의 판매행위는 공개된 판매행위(public sale)로 보아야 하고, 따라서 (a)에 대한 판단은 본 사건의 판결에 필수적이지 않음을 이유로 하지 않았습니다.

(b)와 관련하여서는 발명을 구현하는 제품에 대한 판매행위가 있는 경우, 그러한 판매행위 자체만으로 발명은 사회의 공유재산(public domain)에 속하게 되어 on-sale bar의 적용을 받는다고 개정 이전부터 일관되게 판단되어 왔었고, AIA 개정이 이를 변경하여 판매 계약서에 발명의 구체적인 내용을 포함시켜야 할 것을 요구하고 있지는 않다고 해석하였습니다. 따라서 AIA 개정 이후에도 판매가 있었던 사실이 공개되었으면(if the existence of the sale is public) 발명의 구체적인 내용은 계약 사항의 일부로 공개될 필요는 없다고 판시하였습니다. 한편 연방순회항소법원은 본 판결은 이번 사건에서 다루어진 특정사실의 판매계약에만 적용되는 것이지 일반적으로 공급계약(distribution agreement)에 의해 항상 특허가 무효로 되는 것은 아니라고 본 판결이 미치는 범위를 한정하였습니다.

따라서 연방순회항소법원은 뉴저지 지방법원의 판결을 뒤집고 본 사건에서는 On-Sale Bar가 적용된다고 판시하였습니다.

AIA 개정법상 On-Sale Bar Rule의 판매범위를 공개된 판매행위(public sale)로 제한해석해야 할지 현재는 명확하지 않습니다. 따라서 이에 대한 법원의 정확한 판단은 차후 판결을 기다려야 할 것으로 보입니다. 출원인 입장에서는 안전을 기하기 위하여 출원을 먼저 진행한 후 발명의 판매계약을 진행하는 전략을 취하는 것이 바람직하겠습니다.