(Articolo pubblicato originariamente su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore)

Una recentissima ordinanza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano (Ord. 2 dicembre 2014, R. G. 20896/2011, G. I. Giani) si situa al crocevia tra alcune delle questioni più dibattute del contenzioso brevettualistico italiano: quella della produzione di documenti all’interno della CTU; quella della riformulazione delle rivendicazioni brevettuali nel corso del processo; quella della revoca dei provvedimenti cautelari.

I fatti: nel corso del 2013, su ricorso urgente della titolare di un brevetto europeo relativo a caldaie, il Tribunale di Milano aveva inibito in via cautelare due società italiane dal produrre e commercializzare un modello di caldaia in asserita interferenza con la porzione italiana di quel brevetto, ordinandone anche il ritiro dal mercato e il sequestro presso le resistenti e presso terzi. Il provvedimento si fondava sulle risultanze di una CTU che aveva concluso per la parziale validità del brevetto azionato, in virtù della combinazione tra diverse rivendicazioni, e per l’interferenza per equivalenti del prodotto delle resistenti con tale limitato ambito di validità.

L’ordinanza era stata reclamata dalle resistenti, ma confermata dal giudice del reclamo. Nel frattempo, l’attrice aveva instaurato anche il giudizio di merito.

Nel giudizio di merito, lo scenario è però mutato radicalmente. Nel corso della CTU disposta in quella sede, la convenuta ha sottoposto al consulente un’anteriorità non prodotta nel cautelare, e il consulente, proprio in virtù di tale anteriorità, è pervenuto alla diversa conclusione della totale invalidità del brevetto per carenza di altezza inventiva.

L’attrice ha reagito con un’istanza di riformulazione in senso limitativo delle rivendicazioni brevettuali ex art. 79 C.p.i., proposta dal difensore all’udienza successiva alla chiusura della CTU. Le convenute, da parte loro, hanno chiesto al Giudice istruttore della causa di merito di revocare i provvedimenti cautelari ex art. 669-decies C.p.c., alla luce del mutato scenario. La revoca di un provvedimento cautelare, lo si ricorda, può essere disposta quando si verifichino mutamenti nelle circostanze o siano allegati fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.

L’ordinanza qui discussa decide su entrambe le istanze.

Sulla richiesta di limitazione del brevetto, il Giudice osserva che ex art. 79 C.p.i. la relativa facoltà può essere esercitata dal titolare del brevetto in ogni stato e grado del giudizio; che essa si traduce in una “rinuncia parziale al diritto di brevetto” e comporta, pertanto, la necessità che sia formulata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, esulando dallo ius postulandi del difensore, la cui semplice dichiarazione all’udienza non è a tal fine sufficiente; che l’istanza “… comporta la necessità di un ulteriore supplemento di perizia dal quale deriva, in conseguenza della legittima scelta di una parte, un ulteriore allungamento della durata del processo”.

Il Giudice decide, pertanto, di invitare l’attrice a formalizzare l’istanza nei modi descritti entro un termine assegnato a tal fine, e fissa l’udienza per il conferimento del supplemento d’incarico al CTU.[1]

La prima questione decisa è, come si vedrà subito, non disgiunta dalla seconda. Secondo l’ordinanza in commento, infatti, entrambe le condizioni (tra loro alternative) per la revoca dei provvedimenti cautelari, di cui all’art. 669-decies c.p.c., sono soddisfatte nella fattispecie; in particolare, i fatti anteriori conosciuti solo successivamente sarebbero rappresentati dalla anteriorità distruttiva esaminata dal CTU nel giudizio di merito; quelli sopravvenuti, dalla “… emersione della nuova volontà del titolare del brevetto di rinunciare parzialmente alla sua validità, riformulando le rivendicazioni”.[2]

Quest’ultima, pur traducendosi in un atto processuale della parte, è secondo il Giudice un fatto di natura extraprocessuale, il che renderebbe irrilevante la questione se i fatti che fondano il potere del Giudice di revocare e modificare il provvedimento cautelare siano appunto solo quelli extraprocessuali – secondo l’interpretazione più restrittiva – o anche quelli processuali (l’ordinanza non manca però di puntualizzare che il principio costituzionale del giusto processo e valutazioni di coerenza sistematica con il procedimento del reclamo renderebbero condivisibile l’interpretazione che riconduce all’ambito di operatività della norma anche i fatti processuali sopravvenuti).

Quanto invece alla prima condizione della revoca, il Giudice osserva che la nuova anteriorità sarebbe stata legittimamente sottoposta al CTU nel corso della consulenza disposta in sede di merito, non solo perché, al momento dell’esperimento della CTU in sede cautelare – dove la convenuta non aveva prodotto il documento – non erano ancora decorsi i termini per le produzioni istruttorie nel giudizio di merito previsti dall’art. 183 sesto comma, c.p.c. “ … ma anche e soprattutto perché, in ambito brevettuale, vige il principio che consente al CTU di esaminare tutti i documenti, inerenti ai quesiti posti dal Giudice e prodotti dalle parti nel corso della consulenza, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio (art. 121, quinto comma, CPI)”.

L’ordinanza si conclude con la considerazione, non secondaria, che una valutazione comparata degli interessi contrapposti farebbe ritenere iniquo il mantenimento dei vincoli derivanti dall’accoglimento del provvedimento cautelare a fronte della sopravvenuta carenza del presupposto del fumus boni iuris, determinata dalla nuova valutazione del CTU.

L’ordinanza si conclude quindi, com’è inevitabile, con la revoca del provvedimento cautelare, accogliendo l’istanza della convenuta.