Con la decisione dello scorso 7 luglio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CdG) si è pronunciata sulla sussistenza di una violazione dell’art.101 TFUE, nel caso di un contratto di licenza che preveda il pagamento di royalties a fronte della insussistenza, ovvero della nullità, del brevetto oggetto della licenza (sul punto si vedano altresì le conclusioni rilasciate dall’Avvocato Generale Whatelet e commentate in questa Newsletter).

La vicenda trae origine dai seguenti fatti: la società Genentech (GNT) aveva beneficiato di una licenza non esclusiva mondiale da parte di Sanofi-Aventis Deutschland (SAD) per l’utilizzo di un attivatore derivato dal cytomegalovirus umano, tecnologia oggetto del brevetto in rilievo, necessaria alla produzione di un farmaco antitumorale il cui principio attivo è il rituximab. Il contratto prevedeva la corresponsione di royalties per la vendita di prodotti che incorporavano il prodotto oggetto della licenza brevettuale. Tuttavia, non avendo mai utilizzato simile attivatore, pur avendo prodotto e commercializzato farmaci con una funzione simile o analoga, GNT non corrispondeva tali royalties a SAD.

Hoechst, la controllante di SAD, aveva quindi avviato un procedimento arbitrale ritenendo che GNT avesse utilizzato l’attivatore senza corrispondere il relativo corrispettivo: il collegio arbitrale aveva riconosciuto l’obbligo di corresponsione del canone da parte di GNT nel periodo di validità della licenza.

GNT allo stesso tempo otteneva, però, una pronuncia nello Stato in cui era stato emesso il brevetto che escludeva che l’utilizzo della tecnologia concessa violava i diritti di brevetto. Forte di questa pronuncia, GNT, nell’impugnazione del lodo, ha quindi sostenuto di non essere tenuta a corrispondere il canone poiché, ai termini del contratto di licenza, il pagamento di quest’ultimo presupponeva, da un lato, che l’attivatore fosse presente nel prodotto finito rituximab; e, dall’altro, che la produzione o l’utilizzo di tale attivatore avesse violato, in assenza di detto contratto, i diritti correlati ai brevetti oggetto di licenza. GNT avviava anche un’azione volta a far dichiarare la nullità del brevetto.

Il giudice dell’impugnazione del lodo ha quindi operato un rinvio pregiudiziale alla CdG richiedendo se l’art. 101 TFUE vieti che il licenziatario sia tenuto alla corresponsione di un canone per l’utilizzo di una tecnologia brevettata durante l’intero periodo di validità di tale contratto in caso di annullamento o di assenza di contraffazione dei brevetti che tutelano tale tecnologia.

Con la sentenza in commento la CdG ha escluso una tale interpretazione delle disposizioni dell’art. 101 TFEU e ha rilevato come nel contesto di un contratto di licenza esclusiva, l’obbligo di versare un canone, anche in seguito alla scadenza del periodo di validità del brevetto oggetto di licenza, può ben discendere da valutazioni di indole commerciale circa il valore attribuito alle possibilità di sfruttamento conferite mediante il contratto di licenza. In altre parole, ciò che sembrerebbe rilevare per la CdG è che il licenziatario possa liberamente recedere dal contratto mediante ragionevole preavviso una volta venuti meno i diritti di proprietà intellettuale.

Dal momento che GNT, pur essendo libera di recedere dal contratto di licenza in qualsiasi momento, non ha proceduto in questo senso, l’articolo 101 TFEU non può essere invocato ex post per non adempiere all’obbligo di corrispondere un canone per l’utilizzo di una tecnologia brevettata per tutto il periodo di validità di tale contratto, anche in caso di annullamento o di assenza di contraffazione del brevetto.