北京市海淀法院发布《有关网络游戏侵犯知识产 权案件的调研报告》,对网络游戏的知识产权保 护进行了调研和分析。 

近日,北京市海淀法院发布了《有关网络游戏 侵犯知识产权案件的调研报告》。该报告通过网络 游戏行业发展概况、网络游戏案件审判情况概述、 游戏作品受著作权法保护的范围、游戏侵犯改编权 相关问题、游戏案件中诉讼禁令的适用、游戏平台 商的责任认定、游戏侵权案件中的案由选择、游戏 侵权案件中的民事责任承担以及加强网络游戏产业 知识产权保护的建议等九个部分对网络游戏的知识 产权保护进行了调研和分析。整个报告以网络游戏 的著作权保护为重点,对商标权保护、反不正当竞 争保护等未做详细介绍。受海淀法院调研报告的启 发,本人拟从一名商标代理人的视角谈谈网络游戏 的商标注册策略,供大家探讨交流。

1、网络游戏的哪些元素可以注册为商标?

我国目前的商标制度以注册原则为主,尽管 2013 年的《商标法》有进一步平衡注册和使用两者 之间关系之意,但相对于未注册商标而言,注册商 标能够获得更强的保护。对于游戏开发商、运营商 和发行商而言,在游戏尚未正式发行之前,做好商 标布局尤为重要。首要的问题即注册哪些商标?在 回答这个问题之前需要明确的是哪些元素可以注册 为商标。 

游戏名称

商标的本质功能是区分商品和服务的来源。对 于网络游戏而言,游戏的玩家以及其他社会公众通 常是通过游戏的名称来区分游戏的开发商,比如提 起魔兽世界,大家可能就会想到暴雪公司。因此, 游戏名称是首要考虑注册文字商标的。

游戏软件的图形标志

无论是客户端游戏、网页游戏还是社交游戏、 移动网络游戏,除了文字名称外,通常都会有图形 标志。这种图形标志通常也可以作为商标进行注 册。 

游戏角色名称、特定场所名称、道具、技能名称等 元素

这些元素是游戏的重要组成部分,在游戏中使 用这些元素很难认定为是商标的使用,但是并不能 否定其作为商标注册的可能性。对于注册的必要 性,将在下文探讨。

2、需要在哪些类别注册商标?

谈商标的注册和保护不能脱离商品和服务,只 有与特定的商品和服务相结合,商标才能发挥其作 用。在确定商标注册类别时,首先需要明确的是注 册商标的目的是什么?概括起来主要是两方面,第 一保护自己的使用是安全的,至少争取不侵犯别人 的商标权。第二通过获得专用权来阻止别人的侵权 使用,来维护自身的利益。

网络游戏的核心类别

为了保护自己的使用安全,要确定网络游戏属 于商品或者服务的哪个或者哪些类别。在尼斯分类 以及我国的《类似商品和服务区分表》中,最直接 相关的当属第 9 类的游戏软件和第 41 类的在线游戏 服务。在商标注册过程中,商标局、商评委甚至法 院通常不会突破《类似商品和服务区分表》来认定 商品或者服务之间的类似关系。但是根据《最高人 民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问 题的解释》(2002),《商标注册用商品和服务国 际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为 判断类似商品或者服务的参考,在具体案件的处理 中要综合考虑商品的功能、用途、生产部门、销售 渠道、消费对象;服务的目的、内容、方式、对象 等来认定商品或服务类似。在考虑商品与服务类似 时,要看商品和服务之间是否存在特定的联系,容 易使相关公众混淆。考虑到第 9 类游戏软件与第 41 类在线游戏服务的密切联系,在民事案件中很容易 认定两者构成类似。所以在这两个类别均申请注册 很有必要。同时,在商品和服务的选择过程中要充 分考虑类似群组的因素,最好能够涵盖这两个类别 的全部群组。 

网络游戏的密切相关类别

由于上文提到的商标注册过程中严格按照《类 似商品和服务区分表》以及民事案件中考虑到具体 的商品或者服务之间的联系程度来认定是否类似的 实践操作,在密切相关类别注册商标就很有必要, 比如第 28 类的游戏机产品、第 38 类的通讯服务、 第 42 类的软件服务以及第 45 类的社交网络服务 等。

商品化利益的相关类别

一款成功的游戏可能会有一系列的衍生产品和 服务,带来巨大的商品化利益,比如 16 类的文具产 品、18 类的箱包、25 类的服装、28 类的玩具以及 第 3 类的化妆品、第 9 类的眼镜甚至第 32 类的饮 料、第 30 类的食品等等。知名的游戏名称用在这些 产品上作为商标有可能带来巨大的商业利益。即使 游戏公司自身并不经营相关的商品,也可以注册商 标后将商标许可给其他生产商进而赚取许可费。在 商品化利益相关类别的注册中,除游戏名称外,可 以考虑游戏中的角色名称、特定场所名称、道具、 技能名称等元素。这些具有高知名度的元素同样能 够带来商业利益。在具体的商品或者服务的选择过 程中要充分考虑游戏的特点、风格、玩家群体等来 界定商标注册的范围。

全部类别注册的利与弊

全类注册的优点是显而易见的,但是实践中更 多是由于我国恶意注册这个顽疾下的无奈选择。对 于自己独创的游戏名称,游戏公司当然不希望别人 用作商标来使用。然而游戏名称或者角色名称等通 常难以获得著作权的保护,即使是知名的游戏名称 也很难制止别人在非类似商品上的注册和使用,在 全部 45 个类别注册商标可以争取最大限度的保护。 当然,全类注册的申请和管理维护的成本比较高。 注册人也不太可能在所有类别的商品和服务上使用 相关的商标,在注册满三年后会有不使用被撤销的 风险。 

3、游戏命名和标识设计过程中从商标角度需要注 意什么?

要想获得商标保护,就要避免触及《商标法》 的雷区,也就是不予核准注册的绝对理由。 

不良影响-《商标法》第十条第一款第八项

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案 件若干问题的意见》(2010)指出,人民法院在审 查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形 时,应该考虑该标志或者其构成要素是否可能对我 国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益 和公共秩序产生消极、负面影响。在游戏命名过程 中要尤其注意这一点,因为根据《商标法》的规 定,违反这一款的标识不仅不能获得注册,还不能 作为商标使用。很多国外公司是先完成外文命名, 在游戏进入中国时在起正式的中文名称,或者在中 国直接用外文的名称,很有可能发生的情形是相关 的词汇在外文中并没有问题,但是直接翻译成中文 时就会被认为有不良影响。所以如果国外的公司有 中国的市场计划,在命名游戏时要充分考虑到这一 点。比如在“CLASH OF CLANS”案中,由于该外文 可以翻译成“宗族冲突”而被认定为具有不良影 响。比较有名的“植物大战僵尸”游戏,因为含有 “僵尸”二字被认定为具有不良影响。在本人处理 的“帝国时代”一案中,商标局认为“帝国”一词 具有不良影响,在驳回复审中,通过阐述“帝国” 一词的含义,类似商标的注册情况,商评委最终核 准注册。在游戏命名的过程中应尽量避免使用敏感 的词汇。

缺乏显著性-《商标法》第十一条第一款

游戏名称的一个重要特点是试图通过游戏名称 来反映游戏的内容,这样能够便于玩家进行识别游 戏的主题等,比如“迷你高尔夫”用在高尔夫游戏 上,“欢乐斗地主”用在扑克游戏中。《最高人民 法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意 见》中指出“约定俗称的通用名称一般以全国范围 内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史 传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场 较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可 以认定为通用名称”。所以除全国范围的通用名称 外,还应注意特定区域已经通用的名称。

要想获得较强的商标保护,最好是能够有自己 独创的名称或者标识。如果想要同时在游戏名称中 体现游戏的内容或者特点也可以考虑采用独创名称 加特定游戏主题的模式来命名。在正式推出游戏之 前,科学合理地命名,制定好商标布局策略并且尽 早提交商标注册申请,一方面能够保护自己的使 用,另一方面也为后续的维权做好铺垫。