Par application de l’article 9.3, du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, le droit conféré par la marque de l’Union européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque concernée. Dès lors, l'action en contrefaçon proprement dite ne peut porter que sur des faits de tiers postérieurs à la publication de l’enregistrement de cette marque. Toutefois, afin d’accorder une certaine mesure de protection au demandeur d’un enregistrement de marque dans la période se situant entre la date de la publication de la demande, date à partir de laquelle cette demande est censée être connue de tiers, et la date de publication de son enregistrement, l’article précité prévoit un droit à une « indemnité raisonnable » pour des faits ayant eu lieu au cours de cette période, qui, s’ils s’étaient produits après la date de l’enregistrement de ladite marque, auraient été interdits. Cette protection s’explique par l’ensemble de droits patrimoniaux que le texte attache à la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. En effet, l’article 24 du règlement n° 207/2009, précise que les demandes d’enregistrement de peuvent faire l’objet de plusieurs types d’actes juridiques, tels qu’un transfert, la constitution de droits réels ou des licences, qui ont en commun d’avoir pour objet ou pour effet de créer ou de transférer un droit sur la marque concernée.

Dans l'affaire soumise à la Cour, la marque communautaire avait fait l'objet d'une licence dès le dépôt de la demande d'enregistrement. Mais comment calculer "l'indemnité raisonnable" sollicitée par le titulaire à la suite des atteintes portées à ce signe ?

La Cour relève que la protection accordée à la marque avant la publication est légitime et se trouve conforme à l'exigence formulée par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le fondement du 1er protocole additionnel à la CEDH (protection du droit de propriété). Que, par ailleurs, la notion d’« indemnité raisonnable » doit normalement recevoir une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de ladite disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation concernée.

C'est ainsi que la CJUE dit pour droit que l’article 9.3 du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire d’une marque de l’Union européenne puisse réclamer une indemnité pour des faits de tiers antérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement de marque. S’agissant de faits de tiers commis pendant la période postérieure à la publication de la demande d’enregistrement de la marque concernée, mais antérieure à la publication de l’enregistrement de celle-ci, la notion d’« indemnité raisonnable », figurant à cette disposition, s’entend de la répétition des bénéfices effectivement retirés par des tiers de l’utilisation de cette marque au cours de ladite période. En revanche, cette notion d’« indemnité raisonnable » exclut la réparation du préjudice plus étendu éventuellement subi par le titulaire de ladite marque y compris, le cas échéant, du préjudice moral.

L'indemnité raisonnable n'est donc pas sans intérêt : il serait dommage de négliger cette période s'étendant entre les deux publications, même si elle est en général devenue assez brève.

CJUE, 22 juin 2016, Aff. C‑280/15