Con decisione dello scorso 7 luglio nel caso R 1673/2014-4, la quarta Commissione di Ricorso dell’UAMI ha accolto l’impugnazione presentata da Net-a-Poter Group Ltd., società leader nel settore della vendita on-line di articoli di moda d’alta gamma, contro la spagnola Duka Márquez S.L. che aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo “Chêf-à-porter”: l’UAMI ha stabilito infatti che tale marchio, è invalido rispetto a tutte le classi merceologiche indicate nella domanda, in quanto privo di novità stanti i precedenti marchi Net-a-Poter.

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Questi i fatti. Nel settembre del 2009 la società spagnola depositava domanda di registrazione come marchio comunitario del segno “Chêf-à-porter” per i seguenti prodotti e servizi: utensileria da cucina (classe 21); articoli d’abbigliamento e scarpe destinati all’uso in cucina (classe 25); servizi pubblicitari, di business management e presentazione di prodotti tramite qualsiasi media per scopi di retail (classe 35). Tre mesi dopo Net-a-Porter si opponeva a tale registrazione azionando alcuni propri anteriori marchi simili registrati sostanzialmente per gli stessi prodotti e servizi, il che avrebbe impedito la registrazione del successivo marchio avversario ai sensi dell’Art. 8(1)(b) del Reg. CE N. 207/2009; in particolare, tra gli altri, l’opponente azionava il marchio denominativo inglese “NET-A-PORTER” registrato nel 2007 e l’omonimo marchio comunitario oggetto di registrazione dal luglio 2009. L’opponente, in aggiunta, affermava che tali marchi avessero raggiunto un certa notorietà presso il pubblico di riferimento; circostanza che – come è noto – ai sensi dell’Art. 8(5) dello stesso Regolamento conferisce al marchio una tutela extra-merceologica e impedisce la successiva registrazione di segni simili anche per prodotti diversi.

L’UAMI accoglieva solo in parte l’opposizione proposta, unicamente sulla base della riconosciuta rinomanza dei marchi azionati dall’opponente: riteneva peraltro che tale rinomanza impedisse la registrazione per i prodotti di cui alla classe 25 e alcuni servizi della classe 35, ma non invece per quelli di cui alla classe 21 e per i servizi pubblicitari e di business management alla classe 35. Quanto all’impedimento di cui all’art. 8(1)(b), esso veniva considerato insussistente per assenza del rischio di confusione tra i marchi in questione, dal momento che, nonostante i prodotti e i servizi contraddistinti dagli stessi siano in parte identici e in parte simili, i segni a confronto sarebbero comunque visivamente, oralmente e concettualmente diversi (a dispetto della loro parte finale comune) a causa della differenza concettuale esistente tra le parole “Chef” e “NET”, tale da rendere i marchi distinguibili all’occhio del consumatore mediamente accorto.

Contro tale decisione ricorreva solamente Net-a-Porter, affermando in particolare che sussisterebbe invece un rischio di confusione, in quanto, oltre alla identità/somiglianza tra i prodotti e i servizi tutelati, sarebbero simili anche i segni, dato che proprio l’elemento finale comune “a-porter” costituirebbe la componente maggiormente distintiva dei marchi anteriori.

La Commissione Ricorsi ha ritenuto tale ricorso fondato. In via preliminare, ha rilevato come la Divisione di Opposizione sia erroneamente partita dalla considerazione della notorietà propria dei marchi anteriori anziché verificare per prima cosa la somiglianza tra i segni e i prodotti e servizi interessati, e il conseguente possibile rischio di confusione tra gli stessi.

Al proposito – diversamente da quanto accertato dalla Divisione di Opposizione – la Commissione Ricorsi, in primo luogo, ha stabilito che i prodotti e servizi contraddistinti dai marchi sopra citati risultano tra loro identici o comunque molto simili, anche tenuto contro della loro natura, delle finalità, dei canali distributivi, dei punti vendita, dei produttori, delle modalità d’utilizzo e del fatto che essi siano tra loro concorrenti o complementari. Quanto, poi, al confronto tra i segni, ha ravvisato che, da un punto di vista globale: (i) visivamente i segni presentano la medesima struttura, eccezion fatta per irrilevanti consonanti delle parole “NET” e “Chef”; (ii) a livello sonoro la pronuncia dei segni è molto simile anche a fronte dello stesso numero di sillabe; (iii) concettualmente nessuno dei due segni possiede un chiaro significato, se non l’evidente richiamo al fenomeno del “pret-a-porter” legato al mercato dell’abbigliamento. Ne consegue – ha concluso la Commissione Ricorsi – che i due segni sono senz’altro da ritersi simili, nonostante, in genere, il pubblico di riferimento presti più attenzione alla parte iniziale dei marchi.

Accertate le somiglianze esistenti tra i due segni e tra i prodotti e servizi che questi contraddistinguono, è stato quindi ritenuto sussistente un certo rischio di confusione tra i segni stessi, dal momento che il pubblico di riferimento potrebbe legittimamente essere portato a credere che i prodotti e servizi contraddistinti dai due marchi provengano dalla medesima fonte produttiva o che comunque siano in qualche modo tra loro collegati.

Alla luce di tutto quanto sopra, in applicazione dell’art. 8 (1)(b) e senza alcun bisogno di prendere in considerazione l’esistenza o meno della asserita notorietà dei marchi anteriori azionati dalla ricorrente, l’UAMI ha quindi dichiarato il marchio Chêf-à-porter invalido per mancanza di novità in relazione a tutti i prodotti e servizi per cui veniva richiesta la sua registrazione.