In respingimento di due ricorsi proposti da una società britannica di giocattoli contro LEGO Juris A/S, Il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”) si è recentemente espresso in materia di marchi tridimensionali, riconoscendo la (contestata) validità di due marchi tridimensionali raffiguranti la forma dei celebri omini gialli danesi (casi T- 396/14 e 398/14).

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L’azienda inglese si era infatti opposta alla registrazione dei sopracitati marchi avanti all’UAMI, che aveva però rigettato sia le opposizioni che i successivi ricorsi. L’azienda aveva quindi adito il TUE chiedendo l’annullamento delle decisioni emesse e riproponendo, nella sostanza, le censure già esposte nelle sedi precedenti. In particolare, secondo la ricorrente i marchi tridimensionali LEGO sarebbero stati nulli, tra gli altri, per due principali motivi:

  • in quanto costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto che contraddistinguono, ciò che ne esclude la registrabilità ex art. 7(1)(e)(i) del Regolamento n. 207/09; e
  • in quanto costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico, e perciò non registrabili ex art. 7(1)(e)(ii) del Regolamento n. 207/09.

Il Tribunale ha ritenuto infondate entrambe le contestazioni. Quanto al primo motivo di ricorso, i Giudici hanno in realtà evidenziato che la ricorrente si è limitata ad affermare che la forma propria dei due marchi tridimensionali contestati sarebbe stata imposta esclusivamente dalla natura del prodotto, senza offrire nemmeno un’argomentazione a sostegno di tale affermazione. La contestazione viene quindi rigettata in quanto inammissibile.

Con riguardo al secondo motivo di nullità dei marchi, invece, il TUE ha, in primo luogo, ricordato che l’art. 7(1)(e)(ii) stabilisce che non sono registrabili come marchi “solo le forme dei prodotti che incorporino unicamente una soluzione tecnica, e la cui registrazione come marchio impedirebbe di fatto l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di terzi”: al contrario, “sarebbe illegittimo rifiutare di registrare come marchio la forma di un prodotto per il solo fatto che essa possiede (anche) caratteristiche funzionali”. In secondo luogo, ha rilevato il Tribunale, la ricorrente non ha dimostrato che le caratteristiche essenziali della forma protetta dai marchi contestati producano un risultato tecnico: le circostanze dalla stessa evidenziate per cui (i) il marchio tridimensionale riproduce l’aspetto di un manichino destinato ad essere utilizzato in attività di gioco, (ii) il prodotto contraddistinto dal marchio possiede componenti mobili e (iii) ogni omino può essere unito ad altri giocattoli LEGO (grazie agli appositi fori posti sotto ai suoi piedi), non possono essere considerate caratteristiche essenziali delle forme registrate, né, tanto meno, costituiscono “risultati tecnici” prodotti da tali forme.

Il Tribunale ha, infine, ritenuto irrilevante anche il riferimento avanzato dalla ricorrente circa la precedente decisione con cui lo stesso TUE, alla luce dell’art. 7(1)(e)(ii), ha confermato l’invalidità del marchio tridimensionale rappresentante la forma di un mattoncino rosso LEGO (caso T-270/06). È, infatti, evidente, dice il Tribunale, che la forma umanoide del giocattolo raffigurata nei marchi in esame non ha nulla in comune con quella spiccatamente “tecnica” del marchio invalido citato, se non il fatto che entrambe sono legate a prodotti dalla stessa società.