등록특허의 청구범위에 기재된 용어(이하 ‘청구항 용어’)는 일반적으로 그 용어가 갖는 통상의, 관습상의 의미로 해석됩니다. 이와 달리 해석되는 경우는 2가지가 있습니다. 첫 번째는 청구항 용어의 정의를 발명자가 명세서 내에서 별도로 하고 있는 경우입니다. 두 번째는, 명세서 또는 출원경과에 비추어 볼 때, 청구항 용어의 의미를 제한 해석해야 하는 경우입니다.

지난 10월 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 Poly-America, L.P., v. API Industries, INC. 사건에서는, 두 번째 경우가 쟁점이 되었습니다. 본 사건의 특허발명은 쓰레기 봉투에 관한 것으로서, “짧은 밀봉부”라는 청구항 용어의 해석이 쟁점이 되었습니다. 구체적으로 짧은 밀봉부 (120)는 하기 도면에서 보는 바와 같이, 쓰레기 봉투의 입구에 가까운 양 쪽 모서리 부분의 접합부를 지칭하였는데, 이것이 봉투 입구의 중앙부로 연장된 형태로 형성되어서 입구가 더 좁아진 쓰레기 봉투로 청구범위가 제한해석 되어야 하는지가 문제가 되었습니다.

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본 사건에서 실시발명은 하기 Fig. 4와 같이, 짧은 밀봉부 (120)가 입구부 중앙 쪽으로 연장되어 형성되지 않은 경우이어서, 만약, 청구항 용어인 짧은 밀봉부 (120)가 입구부 중앙 쪽으로 연장된 것으로 제한 해석될 경우 (Fig. 3), 이의 실시행위가 특허권 침해를 구성하지 않게 되는 상황이었습니다.

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본 사건의 특허는 세 개의 독립항을 특허청구범위에 포함하고 있었습니다. 세 개의 독립항 중, 두 개 (1항, 16항)는 쓰레기 봉투의 입구부가 봉투의 폭과 비교했을 때, 더 좁아진 형태라는 명시적 한정을 포함하고 있었지만, 나머지 하나의 독립항 (10항)은 이러한 한정을 포함하고 있지 않았고, 특허권자는 실시발명이 이러한 명시적 한정을 포함하고 있지 아니한 독립항 (10항)에 따른 권리범위 내의 실시임을 주장하였습니다.

연방순회항소법원은 비록 상기 독립항 (10항)이 짧은 밀봉부가 입구부 중앙 쪽으로 연장 되어서 쓰레기 봉투 입구부가 봉투의 폭과 비교했을 때 더 좁아진 형태라는 명시적 한정을 포함하고 있지 않지만, 이는 그러한 한정을 포함하고 있는 것으로 제한해석 되어야 한다고 판시하였습니다.

이에 대한 근거로서, 다음 세가지를 지적하였습니다.

  • 본 발명” (the present invention)의 특징 중 하나는 짧은 밀봉부가 입구부 중앙 쪽으로 연장되게 됨에 따라, 입구부의 폭이 봉투의 폭과 비교했을 때 더 좁아진 것이라고 명세서에 기술하고 있는 점
  • 입구부 중앙 쪽으로 연장되어 형성된 짧은 밀봉부를 사용하게 됨에 따라 쓰레기 봉투의 입구부가 더 좁아지게 되었고, 종래기술과 달리 쓰레기 통에 쓰레기 봉투를 더 쉽게 고정시킬 수 있음을 명세서에서 설명하고 있는 점
  • 특허출원과정 중, 심사관의 거절이유에 대하여, 인용문헌에 따른 쓰레기 봉투 입구부는 “출원발명의 독립항들이” 요구하는, 봉투 폭보다 좁은 폭의 입구부가 아닌, 봉투 폭과 같은 폭의 입구부를 지니고 있다는 의견서를 제출한 점

따라서, 연방순회항소법원은 짧은 밀봉부와 관련하여 별다른 한정을 포함하고 있지 않은 독립항 (10항) 역시 다른 독립항들 (1항, 16항)과 마찬가지로, 짧은 밀봉부가 입구부 중앙 쪽으로 연장되어 형성되어서 쓰레기 봉투 입구부의 폭이 봉투의 폭과 비교했을 때, 더 좁아진 형태라는 한정을 포함하고 있는 것으로 해석되어야 한다고 판시하였습니다.

상기 판례는 두 가지 주의점을 시사합니다.

먼저, 명세서 작성시 유의사항입니다. 비록, 청구항이 명시적 한정을 포함하고 있지 아니한 경우라도, 명세서에 이러한 내용이 “본 발명” (the present invention)의 특징이라고 기술하고 있는 경우, 청구범위가 제한 해석될 수 있습니다. 따라서, 가장 권리범위가 넓은 독립항에 기재되어 있지 않은 한정을 “본 발명”이라는 포괄적인 표현하에 정의하기보다는 “In one embodiment”와 같은 표현 하에 정의하여, 청구범위가 명세서 내용에 비추어 제한해석 되는 것을 방지하여야 하겠습니다.

그 다음으로, 거절이유 대응시 유의사항입니다. 본 사건과 같이, 여러개의 독립항을 포함하고 있는 특허출원의 경우, 모든 독립항이 공통적으로 포함하고 있는 한정에 근거하여 거절이유를 다투는 것이 아닌 이상, 개개의 독립항 마다 거절이유를 다투는 형식을 취함이 바람직하겠습니다.