La Cour suprême du Canada (la « CSC ») a récemment accueilli la demande d’autorisation d’AstraZeneca Canada Inc., et al. (« AstraZeneca ») d’en appeler de la décision de la Cour d’appel fédérale confirmant l’invalidité du brevet d’AstraZeneca relatif au Nexium. Cet appel vise des questions fondamentales en droit canadien des brevets, et la décision de la CSC sur ces questions offrira des précisions fort nécessaires. Par exemple, la position de la CSC par rapport à la doctrine controversée « de la promesse » (une des questions centrales dans cet appel) sera d’un grand intérêt, car la validité de cette doctrine est au cœur de nombreuses causes actuellement devant des tribunaux canadiens. La doctrine de la promesse fait également l’objet de la réclamation de 500 M$ CA d’Eli Lilly and Company contre le gouvernement du Canada, dans laquelle l’entreprise soutient, entre autres, que l’adoption par le Canada de la doctrine de la promesse viole les normes en matière de propriété intellectuelle énoncées dans l’Accord de libre-échange nord-américain.

CONTEXTE

La décision de la CSC d’autoriser une demande d’appel dans le différend portant sur le Nexium a été précédée de deux jugements de tribunaux fédéraux, soit :

  1. le jugement de première instance du juge Rennie (« Nexium CF »), qui a conclu que le brevet relatif au Nexium était invalide pour absence d’utilité;
  2. l’arrêt rendu en appel par la juge Dawson qui, avec l’accord des juges Ryer et Webb, (« Nexium CAF ») a confirmé la décision du juge Rennie.

Strictement parlant, la décision dans Nexium CF portait uniquement sur la question d’utilité. Qui plus est, dans son mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel (en anglais), AstraZeneca voulait en appeler de deux questions en lien avec l’utilité : 1) existe-t-il à bon droit un principe de l’utilité promise? et 2) quelle est la norme qu’il convient d’appliquer pour déterminer l’utilité d’un brevet au Canada?

Cependant, malgré l’accent déjà mis sur l’utilité, les motifs invoqués dans Nexium CF, dans l’ensemble, soulevaient des questions fondamentales supplémentaires en droit des brevets; la CSC, dans son appel, pourrait traiter ces questions, si elle considère qu’elles devraient faire l’objet de principes directeurs.

QUESTIONS FONDAMENTALES À EXAMINER

Il existe trois questions fondamentales que la CSC pourra examiner dans l’appel Nexium :

  1. un brevet doit-il être aussi utile qu’il le promet? (la doctrine controversée « de la promesse »);
  2. la promesse d’un brevet (au regard de l’utilité) et l’idée originale (au regard de l’évidence) doivent-elles être interprétées de la même manière?;
  3. l’obligation relative à la divulgation suffisante de l’utilité valablement prédite se limite-t-elle aux cas de brevets relatifs à une « utilisation nouvelle »?

Un brevet doit-il être aussi utile qu’il le promet?

La première question fondamentale sur laquelle pourra se pencher la CSC dans l’appel Nexium vise la validité de la « doctrine de la promesse », qui prévoit qu’un brevet satisfait à l’obligation d’utilité seulement s’il est aussi utile qu’il promet de l’être dans son mémoire descriptif. Puisque cette question était au cœur des affaires Nexium CF et Nexium CAF, il est probable qu’elle sera du moins abordée par la CSC dans son appel.

La controverse entourant la doctrine de la promesse n’est pas étonnante. En effet, selon cette doctrine, un brevet peut être considéré comme inutile en droit, même s’il est utile dans les faits. Par exemple, dans Nexium CF, le juge Rennie a estimé que le brevet relatif au Nexium était utile dans les faits en tant qu’inhibiteur de la pompe à protons efficace, mais a finalement conclu que ce brevet n’était pas utile en droit car, à son avis, il promettait « un profil thérapeutique amélioré, par exemple une variation interindividuelle moins importante », mais cette promesse ne pouvait être démontrée. En d’autres termes, même si le brevet était utile à certaines fins, le juge Rennie a conclu qu’il était invalide, car l’invention brevetée ne s’avérait pas aussi utile que le promettait le brevet. Aux yeux de plusieurs, cette décision fait peser un lourd fardeau sur les innovateurs, en plus d’invalider injustement des brevets alors que ceux-ci répondent aux exigences réglementaires relatives à l’utilité.

Pour d’autres, la doctrine de la promesse rééquilibre le droit des brevets, en empêchant les innovateurs d’exagérer l’utilité de leurs brevets. Les décisions des tribunaux inférieurs dans Nexium reflètent cette perspective. Selon le juge Rennie, la doctrine de la promesse répond aux « objectifs visés par le droit des brevets, qui servent à créer une cohérence et une clarté dans le marché qui est conclu entre les innovateurs et le public. » La Cour d’appel fédérale a confirmé l’analyse de l’utilité du juge Rennie dans le cadre de l’appel.
Il sera intéressant de voir comment la CSC règlera cette question importante concernant le droit et la politique des brevets.

Les concepts de promesse et d’idée originale d’un brevet sont-ils synonymes?

La deuxième question que la CSC pourra se poser vise à savoir si la promesse d’un brevet (un concept qui, comme décrit précédemment, est en lien avec l’analyse de l’utilité) et l’idée originale d’un brevet (au centre de l’analyse de l’évidence) veulent dire la même chose. La question du lien entre ces deux concepts n’était pas aussi essentielle au jugement de première instance que celle de la promesse d’un brevet. Par conséquent, la CSC pourrait être moins susceptible d’aborder la question du lien entre la promesse d’un brevet et son idée originale dans le cadre de l’appel; elle pourrait néanmoins devoir le faire puisque ce lien peut grandement influencer l’interprétation de la promesse du brevet relatif au Nexium et donc, le dénouement du pourvoi en appel.

Le lien entre la promesse d’un brevet et son idée originale est ambigu dans la jurisprudence. Dans Nexium CF, le juge Rennie a souligné qu’« [u]n tel désaccord » entre les interprétations juridiques de la promesse d’un brevet et de son idée originale entre les parties, « deux plaideurs particulièrement avertis, est à tout le moins alarmant ». Dans Nexium CAF, la juge Dawson a estimé qu’il n’était pas nécessaire que la promesse d’un brevet coïncide pour ainsi dire parfaitement avec l’idée originale, mais elle n’a pas fourni de plus amples directives quant aux principes d’interprétation des deux concepts. Pour cette raison, les commentaires de la CSC à cet égard seront les bienvenus.

L’obligation de divulgation suffisante de l’utilité valablement prédite se limite-t-elle aux cas de brevets relatifs à une « utilisation nouvelle »?

En troisième lieu, la CSC pourra évaluer si l’obligation de divulgation suffisante de l’utilité valablement prédite se limite aux cas de brevets relatifs à une nouvelle utilisation, ce qu’avait conclu le juge Rennie dans Nexium CF. Cette question importante est la moins susceptible d’être abordée par la CSC, car elle ne faisait partie de la décision dans Nexium CF qu’à titre subsidiaire, et parce que la Cour d’appel fédérale n’a émis aucun commentaire à ce sujet dans Nexium CAF. Cela dit, le point de vue du juge Rennie voulant que le droit relatif à la divulgation suffisante au regard de l’utilité n’est « pas établi », de même que son analyse rigoureuse du sujet dans Nexium CF, pourraient causer suffisamment d’ambiguïté dans la jurisprudence pour qu’une nouvelle intervention en appel soit nécessaire. En effet, en 2012, la CSC a mis en doute l’existence d’une obligation de divulgation suffisante lorsque l’utilité est fondée sur la prédiction valable (voir la décision Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.).

À titre de mise en contexte, la condition d’utilité d’un brevet peut être satisfaite de deux manières différentes :

  1. en démontrant l’utilité d’un brevet (c’est-à-dire en en faisant la preuve directement);
  2. en prédisant de façon valable l’utilité d’un brevet (c’est-à-dire en l’estimant indirectement).

Les tribunaux ont sans doute cherché à compenser la flexibilité offerte aux innovateurs par la doctrine de prédiction valable. Un innovateur est libre de se fonder sur des études et des expériences qui ne sont pas divulguées dans son brevet pour prouver que l’utilité de ce dernier a été démontrée. Certains tribunaux ont cependant conclu que, lorsqu’un innovateur se fonde sur la prédiction valable de l’utilité, un seuil de preuve inférieur, il doit divulguer les preuves sous-jacentes à cette prédiction dans le mémoire descriptif du brevet, un seuil supérieur de divulgation.

Tout comme les autres questions fondamentales mentionnées ci-dessus, la divulgation suffisante est ambiguë dans la jurisprudence. Ces ambiguïtés ont été examinées par le juge Rennie dans Nexium CF, où il fait référence aux multiples autorités qui soutiennent l’obligation de divulgation suffisante dans tous les cas de prédiction valable de l’utilité et à celles qui soutiennent cette obligation seulement dans les cas d’utilisation nouvelle, par exemple, lorsqu’un innovateur cherche à breveter un médicament connu dont il a découvert une utilisation nouvelle.

Bien que la question de divulgation suffisante ne soit pas au centre de la décision dans Nexium CF, son règlement par la CSC aiderait à clarifier le droit.

Pour toutes les raisons indiquées dans le présent bulletin, l’appel Nexium devant la CSC sera suivi avec intérêt, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.