Aluglio la Corte di Giustizia Europea (CGCE) con la sentenza C-170/13 ha cambiato le regole per brevetti essenziali (vedi GEISTWERT-blog qui). Secondo le nuove regole, il titolare di un brevetto essenziale deve avvertire il presunto contraffattore, indicando il brevetto interessato. Il presunto contraffattore poi deve dichiarare se fosse disposto a stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND (Fair Reasonable and Non Discriminatory). In caso affermativo, il titolare del brevetto essenziale deve offrire una licenza concreta per iscritto. Il presunto contraffattore deve rispondere entro un termine ragionevole.

Il Tribunale Regionale di Düsseldorf per la prima volta ha dovuto applicare queste nuove regole in un’azione che è stata avviata da parte della titolare di due brevetti essenziali su GPRS e UMTS contro il produttore cinese di cellulari e tablets Haier. Sisvel aveva offerto ad Haier una licenza, la quale è stata respinta facendo una contro-offerta con una licenza inferiore. Nonostante questo, il tribunale ha condannato Haier, perché è mancata a depositare i royalties offerti presso il tribunale. Con questa omissione, la Haier non ha rispettato i prerequisiti formali della CGCE, dando causa alla sentenza negativa (causa 4a O 93/14 e 4a O 144/14 del OLG Düsseldorf).

Questo caso dimostra l’importanza del rispettare i prerequisiti formali formulati dalla CGCE, ma anche l’importanza di una corretta calcolazione di una licenza FRAND.

La Cinese Haier può fare appello alla sentenza del Tribunale Regionale di Düsseldorf.