Secondo il Tribunale di Milano è lecito l’ utilizzo del marchio altrui come keyword per indirizzare la clientela sui propri prodotti attraverso la rete internet.

Nel caso in esame (ordinanza del Tribunale di Milano del 14/12/2015) la green light è stata data dal tribunale meneghino alla Apple Inc.

Il contenzioso

La rinomata produttrice di prodotti iconici come l’IPhone e l’ IPad, nel 2015 ha lanciato sul mercato mondiale un nuovo prodotto, un orologio da polso, ovviamente elettronico, con le funzioni di un moderno computer personale: naviga in internet, svolge ricerche in rete a fronte di un semplice comando vocale, gestisce le informazioni per la realizzazione di un programma di fitness dell’utente, e così via.

Seguendo la tradizione, il nuovo orologio avrebbe “iWatch”, per riprodurre l’ abbinamento della lettera “i” con i nomi comuni degli oggetti, già da tempo adottato dalla Apple come marchi della fortunatissima famiglia di prodotti (“Ipod” “Iphone”, “Ipad”).

Ma quando in Apple si attivano per registrare il marchio, scoprono che il segno è stato già registrato come marchio europeo da un’altra azienda, la Probendi Ltd., che opera nel settore del software e che lo ha scelto per contraddistinguere un proprio prodotto, un sistema di sicurezza atto a segnalare, attraverso il telefono portatile dell’utente, una situazione di pericolo o di emergenza ad una centrale operativa.

Dopo aver tentato invano di acquistare il marchio dalla Probendi, Apple lancia sul mercato il prodotto come “Apple Watch”, ma utilizza la parola “iWatch” sul motore di ricerca Google come keyword: acquista cioè da Google un sistema a pagamento idoneo a convogliare sul sito www.apple.com i contatti di quei soggetti che avviano una ricerca su detto motore, digitando appunto il termine “iWatch”.

Di qui il contenzioso: la Probendi Ltd. cita in giudizio la Apple contestandole l’indebito utilizzo del proprio marchio registrato.

L’utilizzo del marchio altrui come keyword non è illecito

Le lamentele della Probendi Ltd. sono state respinte dal Tribunale meneghino il quale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (procedimento C-323/09), ha chiarito che l’ordinamento tutela il marchio registrato soltanto in relazione alla sua funzione tipica, che è quella di garantire al consumatore la provenienza del prodotto ovvero la sua qualità.

Nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che l’utilizzo di Apple del nome “iWatch” non era finalizzato a contraddistinguere il prodotto sul mercato, infatti il segno non compare nè sul sito della Apple né in altre pubblicità del prodotto lanciato da quest’ultima sul mercato; inoltre i prodotti delle due aziende sono sostanzialmente diversi, dal punto di vista merceologico.

Su tali basi il Tribunale ha escluso che l’utilizzo da parte di Apple del marchio registrato dalla Probendi quale keyword nel motore di ricerca Google, fosse illegittimo, in quanto  inidoneo a determinare confusione presso il pubblico in merito alla provenienza del prodotto medesimo, posto che l’utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento è in grado di sapere se il prodotto o il servizo cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo o da un terzo ad essa del tutto estraneo.

L’effetto distorsivo dei contatti in internet

Il Tribunale ha anche bollato come infondata l’ulteriore lamentela della Probendi, la quale ha contestato che il comportamento della Apple era idoneo a causare un pregiudizio alla ulteriore funzione di pubblicità del marchio registrato. Il Tribunale ha infatti rilevato che il cattivo posizionamento del sito della ricorrente nell’ambito delle ricerche naturali eseguite a mezzo di motori di ricerca, certamente dipendeva da numerosi fattori, in gran parte non influenzabili da comportamento delle controparti.