Notevoli le ricadute che Brexit avrà su tutti quegli aspetti del sistema brevettuale internazionale che sono intercettati dal diritto dell’Unione Europea. Tra questi, di notevole importanza i brevetti essenziali (Standard Essential Patents, SEP) e la relativa applicazione di condizioni di licenza eque, ragionevoli e non discriminatorie (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND). L’enforcement di questo tipo di brevetti, infatti, è soggetto al diritto antitrust europeo (Art. 102 TFUE).

SEP E CONDIZIONI FRAND

Gli Standard Essential Patents sono brevetti il cui sfruttamento è tecnicamente necessario per implementare uno standard: evitare l’utilizzo della tecnologia brevettata non è possibile nel realizzare dispositivi (come smartphone o tablet) che, per ragioni di interoperabilità, devono essere conformi a norme tecniche condivise.

Gli standard si possono consolidare naturalmente in base alle caratteristiche stesse del settore tecnologico e alla prassi delle imprese, oppure essere elaborati da appositi organismi di normalizzazione (Standard Setting Organisations, SSO): si parla, a riguardo, di de facto e de jure standard.

Il titolare di un SEP è in grado di controllare l’accesso ad un intero mercato. Per le imprese concorrenti sarebbe, ad esempio, troppo oneroso investire nello sviluppo di una rete alternativa e troppo difficile convincere poi milioni di consumatori a sostituire i vecchi dispositivi con i nuovi.

Per evitare che i brevetti essenziali vengano impiegati in maniera abusiva, una soluzione consiste nell’impegno irrevocabile, assunto dai loro titolari nei confronti degli organismi di normalizzazione, a concederli in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ossia in regime FRAND. Ad esempio, in base alle regole dell’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), organismo europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, le imprese che partecipano al processo di definizione degli standard sono tenute a notificare tempestivamente all’organismo stesso i loro brevetti essenziali e ad impegnarsi ad offrirli in licenza a condizioni FRAND.

Per altro verso, non sarebbe giusto privare il titolare di un brevetto, seppure essenziale, dell’esclusiva e della facoltà di ricorrere alla tutela inibitoria in caso di violazione. Senza un’ingiunzione che imponga la cessazione dell’utilizzo della tecnologia brevettata al contraffattore, quest’ultimo, nel corso del (più lungo) giudizio ordinario di contraffazione finalizzato alla tutela risarcitoria, potrebbe proseguire impunemente nella violazione.

L’APPROCCIO TEDESCO: IL CASO ORANGE BOOK

Nella decisione Orange Book Standard del 6 maggio 2009, la Corte suprema tedesca (BGH) ha dettato un indirizzo piuttosto favorevole al titolare del SEP, stabilendo che l’abuso di posizione dominante sussiste solo in presenza di alcune stringenti condizioni. In sintesi, l’utilizzatore deve dimostrare di essere un willing licensee, e cioè

  1. effettuare un’offerta incondizionata al titolare del SEP per la conclusione del contratto di licenza e
  2. ii) se sta già attuando il brevetto, adempiere in anticipo alle proprie obbligazioni derivanti dal futuro accordo di licenza, iniziando a versare le royalties su un conto di garanzia.

LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI MOTOROLA E SAMSUNG

Nelle decisioni Motorola e Samsung, del 29 aprile 2014, la Commissione europea ha adottato viceversa un approccio più favorevole al potenziale contraffattore. In sostanza, affinché la richiesta di inibitoria da parte del titolare di un SEP sia considerata abusiva, è sufficiente che il willing licensee si impegni a negoziare una licenza a condizioni FRAND entro un periodo di 12 mesi e che dimostri la sua disponibilità ad accettare, qualora non si giungesse ad un accordo di licenza, la definizione delle condizioni FRAND ad opera di una terza parte, attraverso il deferimento della controversia ad arbitri o al giudice.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUL CASO HUAWEI

Con la recente sentenza Huawei del 16 luglio 2015 (causa C-170/13), la Corte di Giustizia UE ha chiarito a quali condizioni l’azione inibitoria proposta nei confronti di un presunto contraffattore dal titolare di un SEP che si trovi in posizione dominante costituisce un abuso di tale posizione, fornendo una cornice di riferimento per la negoziazione di condizioni di licenza FRAND, garantendo il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

Secondo la CDG, il titolare di un brevetto essenziale che si sia impegnato nei confronti di un organismo di normalizzazione a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND è tenuto, prima di esperire l’azione inibitoria, ad avvertire il presunto contraffattore della violazione addebitata e, dopo che il presunto contraffattore abbia confermato la sua volontà di stipulare una licenza a condizioni FRAND, a formulare una proposta di licenza concreta e scritta, appunto a condizioni FRAND.

Invece, al presunto contraffattore spetta dare seguito a tale proposta con diligenza, senza tattiche dilatorie, nel rispetto degli usi commerciali e in buona fede. Fintanto che non abbia accettato la proposta, esso può eccepire il carattere abusivo dell’azione inibitoria solo qualora sottoponga al titolare del brevetto interessato, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta, sempre a condizioni FRAND.

CHE COSA POTREBBE CAMBIARE DOPO BREXIT

Che cosa accadrà ai contenziosi e alle licenze riguardanti i brevetti essenziali una volta che il Regno Unito sarà fuori dall’UE, e quindi non più legalmente tenuto a conformarsi alla sentenza Huawei? Le Corti britanniche decideranno comunque di adeguarsi ai requisiti previsti dalla Corte di Giustizia o se ne discosteranno? In questo secondo caso, avranno probabilmente una posizione più favorevole al titolare del SEP oppure all’utilizzatore/licenziatario?

Vari commentatori si attendono, a prescindere dal fatto che la sentenza Huawei rimanga o meno legalmente vincolante per le Corti UK, che queste continuino comunque ad emettere decisioni in linea con la posizione della Corte di Giustizia. Sembra improbabile che dei patent judges sofisticati se ne discostino radicalmente. Del resto, la sentenza Huawei prende in considerazione la prassi delle licenze nella vita reale ed è largamente fondata sul common sense che sta alla base di molte decisioni britanniche sui brevetti essenziali.

In particolare, si è parlato di “lunga mano” dell’Art. 102 TFUE. Si può cioè immaginare che, qualora in futuro nel Regno Unito non fosse più configurabile un abuso di posizione dominante tecnicamente ai sensi dell’Art. 102 TFUE, le Corti britanniche, applicando la normativa nazionale in materia di brevetti e/o di concorrenza, troveranno vie alternative per applicare comunque i principi affermati dalla Corte di Giustizia in merito alla configurabilità di una condotta abusiva, specie non concedendo l’ingiunzione richiesta dal titolare del SEP laddove questi non abbia assunto una condotta sostanziale rispettosa dei requisiti Huawei.

D’altro canto, non si può escludere che la Commissione UE consideri azioni di enforcement laddove le parti cercassero di “aggirare” l’applicazione della sentenza Huawei, in presenza di negoziazioni per licenze di brevetti essenziali comunque relative a Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Concludendo, se la futura giurisprudenza britannica non fosse conforme alla sentenza Huawei, nelle negoziazioni per le licenze di brevetti essenziali in ambito UK i titolari di SEP se la potrebbero cavare anche senza formulare alcuna concreta proposta di licenza agli utilizzatori, mentre per questi ultimi potrebbe diventare più facile assumere condotte dilatorie rispetto al pagamento di un’equa royalty.

Una cosa sembra certa: considerato che di tutti i brevetti essenziali rilevanti esiste o esisterà una frazione o un brevetto parallelo UK, che radicherebbe quindi la giurisdizione in Gran Bretagna in caso di controversie, se lo scenario giuridico dovesse mutare in modo rilevante le scelte future dei titolari e degli utilizzatori/licenziatari di SEP, oltre che degli organismi di normalizzazione, ne sarebbero sensibilmente condizionate.