El TJUE acaba de dictar una interesante sentencia en el asunto C-280/15 (Nikolajeva) de fecha 22 de junio de 2016, en la cual entre otras cuestiones interpreta el art. 9.3 segunda frase del Reglamento 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, esto es el concepto de “indemnización razonable” exigible por el titular de una marca por actuaciones que serían infractoras llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de la marca y la de su concesión.

El interés de la sentencia radica no sólo en la interpretación que hace la sentencia de los daños que integran la “indemnización razonable” prevista en ese artículo 9 (previsión que se mantiene en la nueva redacción que el Reglamento 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 da a este artículo), sino también en que el mismo concepto está presente en la normativa española de marcas (art. 38.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), y también en la de patentes (tanto el art. 59 de la todavía vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, como el art. 67 de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio). Aunque ciertamente la sentencia se refiere únicamente a la marca de la UE, el hecho de que fundamente su interpretación en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE (la “Enforcement Directive”), en el cual se regulan los daños y perjuicios aplicables para el caso de infracción de estos derechos, aconseja al menos tenerla en cuenta para interpretar el mismo concepto en la normativa nacional.

En el caso decidido por la sentencia, la Sra, Nikolajeva ejercitaba una acción de infracción de su marca de la UE HolzProf y solicitaba el resarcimiento de daños por el uso inconsentido de la misma durante un periodo tanto anterior como posterior a la fecha de su concesión (calculado de manera uniforme para todo el periodo a partir del royalty pactado en una licencia de la marca ya existente), y además el daño moral sufrido, a cuantificar por el tribunal.

La sentencia del TJUE considera que los derechos que otorga la marca antes de su concesión han de entenderse “condicionales”, y que la indemnización por tanto ha de tener un alcance menor que la indemnización que puede reclamar el titular por la infracción cometida una vez concedida la marca. Esa indemnización, según el tribunal, no puede ser superior a la indemnización reducida prevista en el art. 13 apartado 2 de la Directiva 2004/48 (que, recordemos, concede a los Estados Miembros la opción de establecer, en caso de falta de conocimiento de la infracción por el infractor y ausencia de motivos razonables para conocerla, una indemnización consistente en la recuperación de beneficios o en unos daños predeterminados).

En consecuencia, concluye el tribunal, la indemnización razonable del art. 9 del Reglamento de marcas de la Unión Europea abarca la reclamación de los beneficios obtenidos por el infractor durante el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de la marca y la de su concesión, excluyéndose el daño moral.