Vous ne voulez pas que votre brevet soit invalidé? Vous devriez donc passer au crible toute mention de promesse qu’il contient, car, comme l’illustrent les décisions qui suivent, une telle mention soulève d’importants risques d’invalidation du brevet pour inutilité aux termes de la doctrine de la promesse en droit des brevets, doctrine controversée en pleine évolution.

CONTEXTE

Le 13 juin 2013, Eli Lilly and Company (Eli Lilly) a présenté une réclamation de 500 M$ CA contre le gouvernement du Canada, dans laquelle elle soutenait que les lois canadiennes sur les brevets violent les normes en matière de propriété intellectuelle énoncées dans l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Bien que ce soient la contestation et l’invalidation consécutive de deux de ses brevets pharmaceutiques qui aient incité Eli Lilly à entreprendre cette action, la réclamation portait principalement sur l’utilisation de la « doctrine de la promesse » pour invalider des brevets devant les tribunaux canadiens au motif que ces brevets n’atteignent pas le niveau d’utilité promise dans leur mémoire descriptif. Plus précisément, Eli Lilly indiquait dans sa notification d’arbitrage (en anglais) que l’adoption par le Canada de la doctrine de la promesse a représenté un tournant décisif dans l’élaboration du régime de propriété intellectuelle du Canada. Elle ajoute que non seulement le Canada applique un critère relatif à l’utilité qui viole la norme requise en vertu de l’ALENA, mais qu’il l’applique également d’une manière discriminatoire contre les sociétés pharmaceutiques en tant que domaine de technologie. Bien que cette contestation aux termes de l’ALENA soit probablement l’affaire la plus en vue concernant la doctrine de la promesse, cette doctrine a également fait l’objet d’importantes discussions théoriques et de plusieurs décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, et s’est même attiré des critiques de la part du représentant au commerce des États-Unis.

ORIGINE DE LA DOCTRINE DE LA PROMESSE

On affirme souvent que l’origine de la doctrine de la promesse remonterait à la décision Consolboard Inc. c.MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., où, selon la Cour suprême du Canada (CSC), l’inutilité d’une invention signifie « que l’invention ne fonctionnera pas, dans le sens qu’elle ne produira rien du tout ou, dans un sens plus général, qu’elle ne fera pas ce que le mémoire descriptif prédit qu’elle fera » (c’est nous qui soulignons). En d’autres termes, si un brevet fait une promesse quant à l’utilité de l’invention, son titulaire est tenu d’honorer cette promesse, c’est-à-dire qu’il devra avoir démontré ou prédit valablement cette utilité promise à la date du dépôt de sa demande. À l’inverse, si un brevet ne fait aucune promesse, la « moindre parcelle » d’utilité suffit alors à préserver son utilité.

APPLICATIONS RÉCENTES DE LA DOCTRINE DE LA PROMESSE

Des décisions récentes ont clarifié deux aspects importants de la doctrine de la promesse :

  1. un simple « objectif » ne constitue pas une promesse exécutoire;
  2. une promesse exécutoire peut se trouver ailleurs que dans les revendications d’un brevet.

Un objectif ne constitue pas nécessairement une promesse exécutoire

Selon des décisions récentes, la simple mention des buts ou objectifs d’un brevet ne constitue pas une promesse expresse.

Par exemple, dans Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., le juge S. Harrington de la Cour fédérale a conclu que le brevet en cause (pour le médicament Celebrex) contenait uniquement un objectif d’utilité comme agent anti‑inflammatoire chez l’humain et non une promesse d’utilité. Il en est parvenu à cette conclusion après avoir pris en compte divers aspects du brevet qui, à son avis, contredisaient l’affirmation selon laquelle le brevet contenait une telle promesse expresse, notamment le fait : 1) que le brevet faisait uniquement référence au traitement d’un « sujet », terme qui ne sous‑entend pas nécessairement l’utilisation chez l’humain; et 2) que l’utilité du brevet a été établie par des tests effectués sur des rats, ce qui suggère que le brevet promettait uniquement une utilité chez le rat. La Cour d’appel fédérale a confirmé le rejet par le juge Harrington d’une promesse d’utilité chez l’humain dans le brevet de Celebrex.

De même, dans AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. (« Apotex »), le juge Rennie (qui siège désormais à la Cour d’appel fédérale) a affirmé et clarifié la distinction entre les objectifs et les promesses d’un brevet. Plus particulièrement, le juge Rennie a précisé que les promesses diffèrent des objectifs en ce qu’elles « sont explicites et décrivent les résultats garantis ou anticipés par le brevet […], alors que les objectifs s’attachent simplement auxusages potentiels du brevet ». En ce qui concerne le brevet en l’espèce, le juge Rennie a conclu qu’il promettait des composés ayant un profil thérapeutique amélioré, car il indiquait que ces composés seront fournis et non qu’ilspourraient être fournis (emploi de will au lieu de may dans la version anglaise du brevet). L’analyse de la promesse par le juge Rennie a récemment été confirmée par la Cour d’appel fédérale (en anglais).

Une promesse peut se trouver ailleurs que dans les revendications d’un brevet

Il a également été déclaré dans des décisions récentes que la promesse d’un brevet peut se trouver ailleurs que dans ses revendications.

Dans Apotex, la promesse relevée par le juge Rennie ne se trouvait pas dans les revendications du brevet même si le juge Rennie a rendu sa décision après avoir examiné le brevet dans son ensemble.

Plus récemment, dans Eli Lilly Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC, le juge de Montigny a soutenu que si les revendications d’un brevet expriment « clairement et sans équivoque » une promesse, une telle expression doit alors être considérée comme la promesse du brevet. Toutefois, le juge de Montigny a également précisé que si la promesse n’est pas clairement exprimée dans les revendications du brevet, elle peut se trouver ailleurs que dans les revendications et que, dans tous les cas, elle doit être interprétée dans le contexte du brevet dans son ensemble. En effet, même s’il s’est surtout attardé aux revendications au moment d’interpréter la promesse d’un brevet, le juge de Montigny a finalement trouvé une promesse dans le brevet du médicament Cialis ailleurs que dans les revendications et a invalidé le brevet au motif qu’il ne démontrait ni ne prédisait valablement cette promesse.

CONCLUSION

La doctrine de la promesse a fait l’objet de critiques parce qu’elle impose une norme d’utilité subjective qui est arbitraire et imprévisible (voir p. ex. Norman Siebrasse, « The False Doctrine of False Promise », (2013) 29Canadian Intellectual Property Review 3). Même si certaines décisions récentes ont réduit cette incertitude en établissant un cadre analytique pour l’interprétation des promesses d’un brevet (p. ex. la distinction entre des objectifs et des promesses), il reste encore beaucoup à faire.

La doctrine de la promesse a également suscité des critiques pour avoir fait invalider des brevets pour manque d’utilité même si les inventions en cause comportaient en fait un haut degré d’utilité. Certains, en réponse à cette critique, ont fait valoir, comme le juge Rennie dans Apotex, que le fait d’empêcher les innovateurs de « surpromettre » représente une façon raisonnable de préserver les principaux objectifs du droit des brevets, « qui servent à créer une cohérence et une clarté dans le marché qui est conclu entre les innovateurs et le public ».

La décision de la Cour d’appel fédérale dans Apotex est visée par une requête en autorisation d’appel devant la CSC. L’éclairage apporté par la CSC fournirait des précisions fort nécessaires au droit des brevets canadien. Dans l’intervalle, les innovateurs devraient examiner attentivement toute mention de promesse dans leurs brevets, qu’elle se trouve ou non dans les revendications, étant donné qu’une telle mention soulève d’importants risques d’invalidation du brevet pour inutilité, comme en témoignent les affaires susmentionnées.