為避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊,防止不公平競爭行為,而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會,商標法第30條第1 項第12款本文規定「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者」,不得註冊。商標法第30條第1項第12款後段但書另規定「但經商標權人同意申請註冊者,不在此限」。換言之,如該商標之註冊乃經商標先使用人之同意,則不構成商標搶註。然而,所謂之同意註冊,應如何認定,授權使用商標是否即視為同意,或單純事後知悉該商標之註冊而未立即依法申請撤銷該商標而給予授權,是否即視為默示同意,乃實務相當重要之議題。

智慧財產法院104年度行商訴字第84號行政判決援引最高法院29年度上字第762號判例意旨,認定默示意思表示則係以言語文字以外之其他方法,間接使人推知其意思,原則上與明示之意思表示有同一之效力,須就表意人之舉動或其他情事,足以間接推知其同意之效果意思存在,方可謂為默示意思表示;而沈默僅係單純之不作為,並非間接意思表示,除法律或契約另有規定外,原則上不生法律效果。

智慧財產法院具體指出本件商標註冊人所提出之商標先使用人之授權書,其上僅記載授權於台灣銷售系爭商標產品,並無同意原告申請該商標之旨。針對本件商標註冊人主張之商標先使用人於知悉系爭商標註冊後,卻仍繼續授權使用商標,顯見其有默示同意,智慧財產法院援引最高法院之前述意旨,認定單純的沉默不得謂為默示之意思表示。尤其,本件商標先使用人於知悉該商標之註冊後,已明確表示不同意且將採取法律行動,難謂有本件商標註冊人所主張之商標先使用人已默示同意可言。