(Una versione di questo post è pubblicata su Diritto 24 – Il Sole 24 Ore)

Con sentenza n. 3806/15, pubblicata nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione civile si è pronunciata sulla violazione di un marchio registrato anteriore da parte di una società che utilizzava nella propria ditta e marchio di fatto un patronimico uguale al marchio anteriore. Nello specifico, il marchio registrato anteriore era il marchio comunitario “Alessi” dell’attrice Alessi S.p.A., operante nel settore della pubblicità, mentre la convenuta, operante nel medesimo settore, utilizzava la ditta “Exclusive di Giacinto Alessi s.r.l.” e il corrispondente marchio di fatto.

In sede di giudizio di merito, sia in primo che in secondo grado gli aditi Tribunale e Corte di Appello di Palermo avevano escluso qualsiasi contraffazione del marchio Alessi, ritenendo che il suo successivo utilizzo nella ditta e marchio di fatto di Exclusive avesse mera funzione descrittiva e non generasse alcun rischio di confusione, e fosse perciò legittimo. Di diverso avviso è invece il Giudice di legittimità, che nella sentenza in commento ripercorre i principi sulla limitazione dell’uso del patronimico corrispondente a un altrui marchio registrato anteriore.

La Corte ricorda in primo luogo che “una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici identici o affini. Il diritto al nome trova, perciò, una chiara compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale”, data dalla previa registrazione del nome come marchio altrui.

Vero è che, in base all’art. 21 del CPI, una persona conserva il diritto di usare nell’attività economica il proprio nome nonostante l’esistenza di un marchio registrato altrui; e tuttavia, rammenta la Cassazione, tale diritto sussiste solo a condizione che si tratti di un uso “conforme ai principi della correttezza professionale”. Conformemente, aggiunge chi scrive, benché l’art. 2563 c.c. imponga di inserire nella ditta “almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore”, l’art. 2564 c.c. afferma che “quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla”.

Nel caso di specie, continua la Corte, il marchio anteriore “Alessi” va considerato marchio forte (non avendo alcun legame con i prodotti / servizi pubblicitari offerti), e il suo inserimento nel marchio e nella ditta di Exclusive potrebbe considerarsi legittimo solo se esso fosse “giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi” di Exclusive. Al contrario, tale marchio corrisponde semplicemente al patronimico di uno dei soci di Exclusive, il quale “non connota affatto i beni o servizi offerti dalla stessa società” e non è necessario per descriverli; tant’è che “le partecipazioni sociali possono essere cedute senza che la denominazione sociale debba mutare in corrispondenza della vicenda traslativa delle dette partecipazioni”.

La Suprema Corte conclude quindi richiamando il risalente principio già espresso nella propria sentenza n. 6678 del 1987: “qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 cod. civ. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società”.