Según el Tribunal Federal alemán una marca que sólo se diferencia de la anterior en el color es una “diferencia significativa” y no pueden considerarse idénticas en los términos del artículo 6.1 a) de la Directiva Comunitaria de marcas. Esta interpretación se alinea con la Comunicación de la Oficina de Marcas Comunitaria (OAMI) al respecto de la protección que otorgan las marcas registradas en blanco y negro, de 15 de abril de 2014.

En el pleito el fabricante de automóviles BMW se enfrentaba a un vendedor de recambios que comercializaba, entre otros productos, las insignias que BMW coloca en los capós y portones traseros de sus coches. BMW alegó que su marca BMW acompañada de su distintivo gráfico y registrada en blanco y negro estaba siendo infringida por el vendedor de recambios al vender dichas insignias, si bien en color.

El Tribunal a pesar de que considera que las marcas en color aportan diferencias significativas con respecto a las registradas en blanco y negro, sí estimó la demanda de BMW entendiendo que podía prohibir la actividad del fabricante de recambios tomando como base el apartado b) del artículo 6.1 de la Directiva por considerar que sí existe riesgo de confusión.

Por otra parte, el demandado alegó en su defensa el límite que asiste a los fabricantes de piezas de recambio, pero el Tribunal alemán consideró que no era aplicable en el presente caso pues el recambio que vendía era en sí las insignias de BMW. La justificación del límite en cuestión se encuentra en la necesidad de poder dar a conocer al consumidor la compatibilidad del recambio. La venta de un recambio consistente únicamente en la insignia del fabricante no entraría dentro del supuesto, al considerarse una actividad de mera réplica. El Tribunal alemán aplicando la doctrina del asunto c-48/05 Adam Opel entendió que es una actuación que el titular de la marca puede prohibir.