La filiale italiana della celebre multinazionale svizzera Nestlé ha di recente ottenuto una significativa vittoria contro un’azienda dolciaria italiana in una controversia concernente una linea di prodotti di cioccolato bianco a marchio “GALAK”, ed in particolare le uova pasquali.

La sentenza qui commentata è arrivata a conclusione di un giudizio di merito – preceduto da un procedimento cautelare nel quale Nestlé aveva già ottenuto un’inibitoria urgente contro la rivale – instaurato da Nestlé per asserita violazione di marchi registrati e concorrenza sleale.

L’attrice aveva esposto di essere licenziataria di numerosi marchi (di titolarità della casa madre) contenenti la parola “GALAK”, utilizzati inizialmente per le sole note tavolette di cioccolato bianco e in seguito estesi ad altri prodotti, tra cui uova pasquali anch’esse di cioccolato bianco; e di utilizzare da tempo, come personaggio di fantasia associato ai prodotti della stessa linea, una goccina di latte antropizzata chiamata “Pluff”, registrata tra l’altro come marchio figurativo comunitario.

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Una confezione di uovo Galak della Nestlé

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Il marchio comunitario Nestlé relativo a “Pluff”

Durante la campagna pasquale del 2012, la convenuta aveva lanciato sul mercato un uovo pasquale di cioccolato bianco contraddistinto dal segno “CIOCOLAK”, la cui confezione presentava a sua volta una goccina antropizzata denominata “Lak”.

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L’uovo Ciocolak della convenuta

Inoltre, la convenuta sempre nel 2012 aveva proposto al pubblico una linea di uova contraddistinte dall’uso sulle confezioni del personaggio Winnie the Pooh e da alcuni personaggi della saga Disney, analogamente a quanto fatto da Nestlé per le uova “GALAK” durante la campagna di dei due anni precedenti.

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Una confezione della Nestlé con Winnie the Pooh

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Una confezione della convenuta con Winnie the Pooh

Nestlé riteneva che le condotte descritte costituissero violazione dei propri marchi registrati e, al contempo, concorrenza sleale per imitazione servile confusoria, appropriazione di pregi e parassitaria, e aveva chiesto al Tribunale di Milano, dichiarati i predetti illeciti, di confermare l’inibitoria già pronunciata in sede cautelare e condannare la convenuta al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Milano ha tuttavia respinto le domande di Nestlé fondate sulla tutela dei suoi diritti di marchio. Con riguardo ai segni denominativi “GALAK” e “CIOCOLAK”, esso ha osservato che questi sono diversi anzitutto sul piano concettuale, il primo evocando (incorporando il greco “gala”) la caratteristica della preminenza del latte nel cioccolato, il secondo il cioccolato in quanto tale. I due segni, inoltre, non presenterebbero alcuna somiglianza verbale e scarsissima assonanza fonetica, affidata solo alla ‘k’ finale, elemento sì arbitrario, ma “sul quale non può concentrarsi tutta la forza distintiva del segno”. Anche dal punto di vista grafico, ha osservato il Collegio, i caratteri utilizzati nei due segni sono differenti.

Anche il marchio figurativo di Nestlé rappresentante una goccina di latte, secondo i Giudici milanesi, sarebbe significativamente differente da quello utilizzato dalla convenuta, presentando una forma tipicamente a goccia antropomorfizzata con braccia e gambe, per di più in una particolare postura, mentre la goccia utilizzata dalla convenuta aveva una forma tondeggiante, accompagnata da sole mani staccate dal “corpo”, evocante piuttosto uno “smiley”.

In definitiva, secondo il Tribunale di Milano, pur a fronte dell’identità della tipologia di prodotti contrassegnati, la scarsa somiglianza tra i segni sia grafici che denominativi in conflitto, unitamente alla presenza, sulle confezioni del prodotto della convenuta, del marchio di quest’ultima con una “significativa rilevanza grafica”, deve far propendere per l’esclusione della confondibilità, anche sotto il profilo del rischio di associazione.

Il Tribunale ha, invece, accolto le tesi di Nestlé relative alla commissione in suo danno di illeciti concorrenziali. L’attenzione del Tribunale si è spostata, sotto questo profilo, dai marchi isolatamente considerati ai prodotti, o, più precisamente, in uno sguardo d’insieme, alle loro confezioni.

Ebbene, rispetto a queste ultime i giudici hanno ritenuto anzitutto che sussistesse il rischio di confondibilità appena escluso per i primi, realizzandosi così, in primo luogo, l’ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile (che è appunto una specie del genere della concorrenza sleale confusoria previsto dall’art. 2598 n.1 c.c.).

Il Tribunale ha, cioè, ritenuto che, da un lato, la confezione Nestlé fosse originale e distintiva dei prodotti dell’attrice, grazie alle caratteristiche di insieme e particolarmente alla scelta, quale “testimonial”, di una goccia di latte umanizzata, in ciò discostandosi dal panorama generale delle confezioni di uova di Pasqua; e che, dall’altro, le differenze tra le due confezioni risultassero “…pressoché impercettibili ad un esame di insieme e, soprattutto, ad una comparazione non contestuale tra i due prodotti”.

A questo riguardo, il Tribunale ha sottolineato “… l’ impressionante messe di somiglianze e rimandi concettuali” ai prodotti dell’attrice presenti nella confezione e modalità di presentazione al mercato delle uova della convenuta, osservando che, anche prescindendo dalla similitudine delle scelte cromatiche, “… non appare certo irrilevante che la confezione sia, al pari di quella di Nestlé, dominata dalla ripetizione dell’ immagine della goccina di latte umanizzata (sia pure graficamente differente) che emerge da (‘salta su’) uno schizzo di latte. La goccia risulta poi ripresa ed assume posizione centrale e preminente nell’ etichetta ovale di cartone, che copre, da un lato, buona parte della superficie dell’ uovo, esattamente come nella confezione di Galak. Tali somiglianze cromatiche e figurative, che coprono tutti gli elementi caratterizzanti della confezione, si accompagnano anche una certa qual assonanza letterale del marchio di prodotto, che se non è, come detto, sufficiente a far ritenere la contraffazione del marchio denominativo, contribuisce alla definizione di un aspetto di insieme dei due prodotti ed alla loro potenziale confondibilità (enfasi aggiunta ndr)”.

Ma, accanto alla concorrenza sleale per imitazione servile, il Tribunale ha ritenuto integrate anche le altre due fattispecie anticoncorrenziali lamentate dall’attrice. Con riferimento anzitutto all’appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c., i giudici milanesi hanno ritenuto che la convenuta avesse inteso “…collocarsi nel settore delle uova pasquali in cioccolato bianco, dominato dai prodotti Galak, appropriandosi della caratteristiche di qualità e apprezzabilità conquistate dalla Nestlè, con l’evidente intenzione di sovrapporsi tout court in una fetta del relativo mercato, senza neppure tentare di accreditarsi autonomamente, affrontando i relativi costi di ‘start up’”.

La parte forse più interessante delle motivazioni della sentenza è quella che concerne la concorrenza sleale parassitaria. Secondo il Collegio “anche in assenza di rischi confusori ex art. 2598 n. 1 c.c. una imitazione non confusoria, ma pedissequa e integrale, dei prodotti altrui consente … di appropriarsi parassitariamente e senza alcun costo degli investimenti che altri abbiano fatto per l’ immissione sul mercato di beni dotati di originalità e di inflazionare il mercato di prodotti – a costi ridotti – che godono dell’ accreditamento commerciale già raggiunto negli anni dai prodotti del soggetto imitato ed al contempo ne riducono l’appetibilità concorrenziale.” A questo specifico riguardo, i giudici hanno tenuto conto del fatto che, oltre ad imitare la confezione dell’attrice nei termini anzidetti sulle uova “CIOCOLAK”, la convenuta aveva anche ripreso, nella linea di proprie uova pasquali, l’utilizzo del personaggio Winnie the Pooh e di alcuni personaggi della saga Disney, già utilizzati da Nestlè per le uova di Pasqua della precedente stagione, “ponendosi sui passi” dell’attrice, con l’effetto di acquisirne parte dell’ accreditamento e sovrapporsi parzialmente alla fascia di mercato senza altro sforzo di marketing che quello di pagare le royalties alle società titolari dei relativi diritti.

Secondo il Collegio quella esaminata sarebbe “… un’ipotesi di scuola di concorrenza parassitaria sincronica”, caratterizzata dalla riproduzione di tutte le iniziative della più accreditata concorrente e da
condotte che, pur consistendo in atti in sé leciti ove singolarmente considerati, se riguardate nel loro complesso sono contrarie ai principi della correttezza, in quanto finalizzate ad approfittare parassitariamente degli sforzi di accreditamento commerciale del concorrente. L’imitazione di quasi tutto quello che fa un concorrente, specie se “sincronica”, cioè attuata in un unico momento, pressoché in contemporanea, “ … anche ove non produca effetti confusori sull’ origine imprenditoriale dei beni, amplia le potenzialità dell’ imitatore di approfittare, senza alcuno sforzo di studio di marketing e costo di pubblicità, delle onerose attività compiute dall’ imitato per conquistare una fetta di mercato ai propri prodotti”.

Così accertata l’illiceità concorrenziale delle condotte della convenuta, il Tribunale di Milano ha, anzitutto, confermato l’inibitoria già concessa in sede cautelare dalla ulteriore promozione e commercializzazione di uova di Pasqua con la confezione contestata, nonché di ogni ulteriore condotta parassitaria di imitazione costante e pedissequa delle iniziative dell’attrice, assistita da penale di euro 100,00 per ogni trasgressione.

Il Tribunale ha poi accolto la richiesta di risarcimento del danno, che è stato però liquidato in via equitativa come percentuale del margine operativo lordo delle vendite dei prodotti contestati da parte della convenuta (percentuale, a sua volta, rappresentante l’incidenza approssimativamente calcolata da parte dei giudici dell’effetto di traino parassitario degli investimenti pubblicitari dell’attrice sulle vendite della convenuta) e non, come chiedeva l’attrice, in funzione della propria perdita di quote di mercato. Il Tribunale non ha infatti ritenuto provata dall’attrice, ed ha anzi giudicato “altamente improbabile”, una diretta correlazione tra la perdita di fatturato lamentata dalla Nestlé e le condotte della convenuta, ritenendola imputabile alla generale crisi economica.