最高院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》二次修改提要

本次修改,主要是针对原司法解释与第三次修改后的专利法相冲突的地方进行了一些适应性调整,同时吸收了一些国内外法院审理专利侵权纠纷案件的先进经验。

2015年1月19日,最高人民法院讨论通过了《最高人民法院关于修改<最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定>的决定》,该决定已于2015年2月1日起施行。

迄今为止,2001年通过并施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》已经经过两次修改。第一次发生在2013年。本次修改是第二次修改,主要是针对原司法解释与第三次修改后的《专利法》相冲突的地方进行了一些适应性调整,同时吸收了一些国内外法院审理专利侵权纠纷案件的先进经验。

本文仅对实质内容的修改进行评析,对第八条第一款、第十八条、第十九条、第二十条、第二十四条等所作的称呼修改及引用法条顺序的修改不做赘述。

第五条第二款,新增“被诉侵犯外观设计专利产品的许诺销售地”为侵权行为实施地,扩大了外观设计专利侵权纠纷的管辖地,为权利人进行展销会、博览会等司法维权提供了便利。

第八条第一款,将原告提供检索报告的规定由“应当”修改为“可以”,降低了实用新型专利侵权纠纷的起诉门槛;新增外观设计专利侵权纠纷提供检索报告或者评价报告的规定;新增原告不提交检索报告或者评价报告承担相应法律风险的规定。

早在2001年最高院就有过相关答复([2001]民三函字第2号),称“出具检索报告并非原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件……凡符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件的案件,人民法院均应当立案受理……”。本条修改,是对上述答复的进一步明确和肯定。

我国的外观设计专利审查与实用新型专利审查均采用形式审查而不经实质审查,导致授权的实用新型和外观设计专利鱼龙混杂,有相当一部分是经不起检索评价的。甚至存在一些专利蟑螂为了谋利恶意维权,给合法经营者制造障碍,严重危害了正常的市场经济秩序。所以检索报告或者评价报告对于证明外观设计专利和实用新型专利的稳定性和有效性非常重要。新增本条规定,可以有效制止恶意维权或者其他不正当维权。鉴于我国目前的实用新型和外观设计专利的审查和授权状况,笔者相信,法院会越来越多地要求原告提交检索报告或者评价报告,甚至会成为一种常态。

第九条第一项,将可以不中止诉讼的情形由“未发现导致丧失新颖性、创造性的技术文献”修改为“未发现导致专利权无效的事由”,使法条的逻辑更为合理。检索报告的评价范围仅限于新颖性、创造性,而评价报告更接近发明专利的实质审查的范围,除新颖性、创造性外,还审查是否充分公开、权利要求书是否得到说明书支持等其他可能导致专利权无效的事由。

第十七条第一款,将专利权的保护范围由“必要技术特征及等同特征”修改为“全部技术特征及等同特征”。这与2009年颁布实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第七条规定的全面覆盖原则一脉相承,也是对司法实践中曾经使用过的多余指定原则的终结。

第十七条第二款,新增等同特征的基准时间为“被诉侵权行为发生时”。基准时间如何确定一直存在争议。北京高院试行的《专利侵权判定若干问题的意见》认为应当以“被诉侵权行为发生时”为准,但也有观点认为应当以“专利申请日”为准。笔者同意第一种观点,因为本领域普通技术人员对于所述技术领域现有技术的认知是随时间变化而变化的,时间越晚,现有技术的范围就越宽。如果以前者为基准时间,则忽略了技术的发展进步,将专利申请日之后被诉侵权行为发生日之前出现的等同特征排除在保护范围之外,明显对权利人不利,而且易导致被诉侵权人坐享技术进步之成果,不符合《专利法》的立法目的。如果以后者为基准时间,则充分考虑了因技术的发展进步而产生的新的等同特征,对于保护权利人的智力成果、促进技术创新及惩治被诉侵权人的不劳而获均起到积极作用。

第二十一条,删除“专利许可使用费的数额”作为法定赔偿的参考因素的明文规定,使法条的逻辑更为合理;将“参照专利许可使用费的1至3倍”修改为“参考专利许可使用费的倍数”,突破了固定倍数的限制,赋予法院更自由的裁判空间;删除原条款中关于赔偿数额的规定,改为“依照《专利法》第六十五条第二款的规定确定赔偿数额”,解决了原司法解释与第三次修改的《专利法》的冲突。

第二十二条,将维权开支由“计算在赔偿数额范围之内”修改为“在赔偿数额之外另行计算”。该修改对损害赔偿和维权开支进行了明确区分,与TRIPS协议的规定一致,减轻了权利人的维权成本,加强了对权利人的保护力度。

短评

本次最高院对《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的修改,通过扩大管辖、明确等同特征的基准时间、区分损害赔偿和维权开支等规定明显加强了对权利人的保护,又通过要求原告提交检索报告、评价报告的规定对不正当维权进行了限制,进一步提高了权利人的维权信心,降低了维权成本,同时也规范了专利维权的司法秩序。