商標應具備商標識別性,始得取得商標註冊保護,如不具先天識別性,則應具後天識別性。然而,商標識別性應如何認定,尤其市場調查報告得否採認作為認定商標識別性具備之參考,乃實務之重要議題。

商標法第18條第1項及第2項規定,商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合式所組成。所謂的識別性,指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或服務相區別者。商標法第29條第1項另規定,商標有下列不具識別性情形之一,不得註冊:一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。惟商標法第29條第2項特別規定,如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者,仍可能取得後天識別性。

依據智慧財產局發布施行之「商標識別性審查基準」5.1 規定,申請人得提出下列資料作為商標具後天商標識別性之證據:1.商標之使用方式、時間長短及同業使用情形;2.銷售量、營業額及市場占有率;3.廣告量、廣告費用及促銷活動之資料;4.銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所之範圍;5.各國註冊之證明;6.市場調查報告;7.其他得據為認定有後天識別性之證據。判斷申請商標是否取得後天識別性,應將申請人提出之證據資料,就指定使用商品或服務特性之差異,暨其各項可能影響判斷結果之因素,衡酌個案實際交易市場之相關事實加以綜合審查。

市場調查報告縱然依據「商標識別性審查基準」之規範,得作為商標識別性審查之參考,然而智慧財產局或智慧財產法院往昔針對大部分案件所提出之市場調查報告,或以市場調查公司或機構的公信力、調查方式、問卷內容設計、內容與結論之關聯性有所瑕疵而未採認。

智慧財產法院104年度行商訴字第54號行政判決針對「護唇膏之球狀包裝盒」之立體商標註冊申請之特定個案,則經審查商標註冊申請人所提之市場調查報告之市場調查公司的公信力、調查方式、問卷內容設計、內容與結論之關聯性的詳細內容後,採認市場調查報告作為判斷該商標是否具備商標識別性之參考,經參酌其他商標使用證據後,具體判決本案之立體商標應准予商標註冊。