Il 24 dicembre 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2015/2424, che entrerà in vigore il prossimo 23 marzo 2016 e che ‒ unitamente alla Direttiva (UE) n. 2015/2436 ‒ introduce importanti modifiche all’attuale normativa europea in materia di marchi, riformando parte del Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario. Quest’ultimo peraltro cambierà nome, diventando “marchio dell’Unione Europea”, mentre l’attuale Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) cambierà nome in Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Di seguito una breve sintesi delle modifiche più significative introdotte dal Regolamento.

  • Abolizione del requisito della rappresentabilità grafica del segno ai fini della registrazione [art. 4(1)(b)]: sarà registrabile come marchio qualunque segno, purché la sua rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva. Ciò introduce implicitamente la possibilità di registrare, ad esempio, i marchi olfattivi.
  • Equiparazione al marchio delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai fini delle anteriorità [artt. 7(1)(j) e 8(4-bis)]: la loro precedente registrazione viene espressamente riconosciuta come causa impeditiva della registrazione successiva di un marchio identico o simile. Le azioni di opposizione possono, inoltre, basarsi su di esse.
  • Divieto d’uso del marchio nella pubblicità comparativa se utilizzato in violazione della direttiva 2006/114/CE [art. 9(3)(f)].
  • Divieto anche solo di transito di merce contraffatta nell’Unione [considerando 16, artt. 9(4) e 9-bis]: per il titolare del marchio sarà possibile impedire l’immissione, il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l’ammissione temporanea di merce contraffatta nel territorio dell’Unione, anche quando tale merce non sia destinata al mercato dell’UE.
  • Maggior rigore e specificità nell’individuazione dei prodotti e servizi (e relative classi) [art. 28]: l’indicazione generica dei prodotti e/o servizi per cui s’intende registrare un marchio (compresa l’indicazione generale dei titoli delle classi della classificazione di Nizza) sarà interpretata come riferibile solo a quei prodotti e/o servizi direttamente ricompresi nel suo significato letterale. In tal contesto, entro il 24 settembre 2016, con riguardo ai marchi di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012 in relazione all’intero titolo di una classe, è possibile contattare l’EUIPO per indicare i prodotti e/o servizi specifici per i quali il marchio debba intendersi registrato.
  • Marchio di certificazione [Sezione II – artt. 74-bis e ss.]: vengono istituiti i c.d. marchi di certificazione, ossia marchi registrabili per prodotti e/o servizi certificati dallo stesso titolare in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione/alla prestazione, alla qualità, alla precisione o altre caratteristiche, affinché tali prodotti e/o servizi siano distinguibili per tali peculiari caratteristiche dagli altri prodotti e/o servizi non certificati. Per la registrazione di una marchio di certificazione è necessario depositare (entro due mesi dal deposito della domanda di registrazione) anche il relativo regolamento d’uso, indicante i soggetti abilitati all’uso di tale marchio, le caratteristiche oggetto della certificazione, le modalità di verifica di tali caratteristiche e di sorveglianza sullo stesso.
  • Istituzione di un centro di mediazione presso l’EUIPO [art. 137-bis]: il centro in questione, su richiesta congiunta delle parti e previo pagamento di un’apposita tassa ancora da determinarsi, si occuperà della risoluzione amichevole delle controversie basate sul regolamento, anche qualora le stesse siano già oggetto di giudizi in corso davanti all’EUIPO (opposizioni, procedimenti per la dichiarazione di nullità o decadenza del marchio, ricorsi avverso decisioni dell’Ufficio stesso) – nel caso di ricorso alla mediazione, questi ultimi saranno sospesi e i termini ad essi relativi saranno interrotti.
  • Nuovi importi relativi alle tasse [Allegato 1]: le tasse per la registrazione e il rinnovo (per via telematica) di un marchio dell’Unione europea ammonteranno a € 850 per una sola classe di prodotti o servizi; altri € 50 saranno dovuti per la seconda classe, e ulteriori € 150 per ogni classe successiva alla seconda.