적정한 가격을 받고 판매한 물건을 제 3 자에게 재판매하거나, 수리후 재사용 혹은 재판매하는 것을 금지할 수 있을까? 그리고 그 거래가 국내판매용으로 이루어진 경우인지 해외판매용으로 이루어진 경우인지에 따라 그 결론이 달라질 수 있을까? 또한, 그 거래의 대상이 물건이 아니라 무형의 지식재산권인 경우에는 그 결론이 달라질까?

우리는 살아가면서, 많은 물건을 사고 판다. 이러한 거래가 합법적으로 이루어진다는 것은 물건에 대한 소유권을 사고 판다는 것을 기본 전제로 한다. 흔히, 우리는 물건의 소유권을 획득하기 위하여, 판매자가 요구하는 물건의 값어치를 지불하고 물건의 소유권을 획득하게 되며, 이후에는 해당 물건을 자유롭게 사용하고 재판매할 수 있다. 이러한 개념은 무형의 자산인 특허권에도 동일하게 적용되며, 특허법에서는 이러한 개념을 특허권 소진 이론이라 칭한다. 특허권 소진이론에 따르면, 특허권자는 자신의 특허품을 직간접적으로 적법하게 구매한 자에게, 이후의 사용 및 재판매 행위에 대하여 특허권 침해 주장을 할 수 없게 된다. 특허권 소진이론은 각 국가의 법률에 따라 그 적용 범위에 차이가 있을 수 있어서, 제품에 대한 특허권이 존재하는 국가의 법률을 면밀히 살피는 것이 차후 사업을 함에 있어 필요하다. 

본 지면에서는, 미국에서의 특허권 소진이론을, 최근 미국 연방항소순회 법원(특허사건을 전문적으로 취급하는 고등법원)에서의 LEXMARK INTERNATIONAL, INC., v. IMPRESSION PRODUCTS, INC. 사건에 대한 전원합의체 판결을 바탕으로 소개하고자 한다.

상기 사건의 배경은 다음과 같다. Lexmark 는 프린터와 이에 사용되는 토너 카트리지를 미국 內外외에서 판매하고 있었으며, 토너 카트리지는 Lexmark 가 소유한 특허권에 의해 보호되는 특허품이었다. Lexmark 는 해당 카트리지를, 구매 후 사용 및 재판매에 아무런 제한을 두지 않는 정가 판매용 카트리지와, 구매 후 카트리지를 다시 채워 사용하거나, 재판매하는 것을 금지하는 것을 전제로 하는 할인 판매용 카트리지로 나누어 판매하였다. 정가 판매용 카트리지와 달리, 할인 판매용 카트리지에는 토너를 다시 채워 사용할 수 없도록, 이를 감지하는 마이크로칩이 설치되어 있었다. 하지만, 다 수의 회사들이 이미 사용된 할인 판매용 카트리지를 모아, 마이크로칩을 교체하고, 토너를 다시 채워서, 이를 Impression 에게 판매하였으며, Impression 은 이를 다시 미국 內에서 판매하였다. 이에 따라, Lexmark 는 Impression 외 상기 행위에 연관된 회사들에 대해 특허권 침해소송을 개시하였고, 본 사건은 지방법원을 거처 연방항소순회법원에 이르게 된다.

본 사건에 있어서, 토너 카트니지는 크게 다음과 같은 네 가지 그룹으로 나뉜다.

  1. 미국 內에서 판매된 정가 판매용 카트리지
  2. 미국 內에서 판매된 할인 판매용 카트리지
  3. 미국 外에서 판매된 정가 판매용 카트리지
  4. 미국 外에서 판매된 할인 판매용 카트리지

상기 네가지 그룹 중, 그룹 (i)은 전형적인, 특허권 소진이론이 적용되는 경우로, Lexmark 는 이에 대해 특허권 침해주장을 하지 않았다. 하지만, 그룹 (ii)- (iv)에 대해서는 특허권 침해 주장을 하였고, 이는 연방항소법원의 심리대상이 되었다.

따라서, 연방항소순회법원에서는 (1) Lexmark 가 미국 內에서 판매한 할인 판매용 카트리지를 Impression 이 미국 內에서 재사용 및 재판매한 행위에 권리소진 이론이 적용되는지 여부, 및 (2) Lexmark 가 미국 外에서 판매한 할인 및 정가 판매용 카트리지를 Impression 이 미국 內에서 재사용 및 재판매한 행위에 권리소진 이론이 적용되는지 여부를 쟁점으로 하여 사건을 검토하였다. 

첫 번째 쟁점에 대하여, Impression 은 2008 년 미국 대법원 판결 Quanta v. LG Electronics, 553 U.S. 617 의 법리를 고려할 때, 1992 년 연방항소순회 법원에서의 판결 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 법리는 유지될 수 없고, 따라서 Lexmark 의 할인 판매용 카트리지에도 권리소진 이론이 적용되어야 한다고 주장하였다. 

이는 Mallinckrodt 판결에서 연방항소순회법원이 특허권자가 특허품 판매이후의 재사용 및 재판매 행위에 대하여 독점금지법 등 타법에 저촉되지 않는 한, 적법하게 제한을 둘 수 있다는 판시를 하였는데, 이러한 법리 자체가 2008 년 상위 법원인 대법원의 Quanta 판결에 비추어 유지될 수 없다는 것이었다. 

한편, 2008 년 미국 대법원에서 심리한 Quanta 사건은, 특허권자가 특허물품을 판매한 경우의 권리소진과는 상이한 경우로, 특허기술을 이용하여 특정 부품을 생산 및 판매하는 것을 허락하는 특허권 실시허락 (라이센스)의 권리 소진에 대한 사건이었다. 구체적으로, 상기 사건에서는, 라이센스 기술에 의해 생산된 부품을 제 3 자의 다른 부품과 결합하여 사용 및 판매하는 것이 라이센스의 대상이 되지 않는다고 (즉, 그런 경우에까지 실시허락을 주는 것은 아니다라고) 하는 제한을 두더라도, 부품이 라이센스 기술에 의해 제조된 것인 한, 이를 제 3 자의 부품과 결합하여 사용 및 판매하는 행위가 특허침해를 구성하지 않는다고 판단하였다. Quanta 사건의 구체적인 사실 관계는 다음과 같다. 특허권자인 LGE 는 Intel 에게 자사의 특허기술이적용된 마이크로프로세서와 칩셋을 생산할 수 있는 라이센스를 부여하였다. 하지만, 이러한 라이센스와 별도로 Intel 에 의하여 생산된 마이크로프로세서/칩셋과 Intel 제품이 아닌 부품을 결합하는 형태의 제품에 해당 라이센스 계약이 적용되지 않으며, 이러한 사실을 Intel 의 제품을 구매하는 고객사에게 알릴 것을 요구하는 계약을 Intel 과 체결하였다. 아울러, 상기 계약서는, 이러한 계약내용의 위반이 라이센스에는 영향을 미치지 않음을 명시하였다. Quanta 는 LGE 특허가 적용되는 Intel 의 마이크로프로세서와 칩셋을 Dell, HP 등 타사의 컴퓨터 제조에 사용하였고, LGE 는 이에 Quanta 를 상대로 특허권 침해를 주장하는 소를 제기하였다. 대법원은 상기 라이센스 외 별도 계약은, Intel 이 고객에게 해당 라이센스 내용(非 intel 부품과 결합하는 행위에 대해서는 라이센스가 부여되지 않음)을 고지 할 것을 요구하고 있을 뿐, Intel 부품을 非 intel 부품과 결합하기 위해 구매하는 고객에게 판매하는 행위까지 금지하는 것은 아니라고 판시하였다. 또한, 이러한 계약내용의 위반이 라이센스에 영향을 주지 않는다고 계약서에서 명시하고 있으므로, 정당한 실시권자인 Intel 로부터 특허품을 구매하여 사용한 Quanta 의 행위에는 권리소진이론이 적용되어 특허권 침해를 구성하지 않는다고 판시하였다. 

다시 Lexmark 사건으로 돌아가, Impression 은 상기 대법원 판례 (Quanta)가 특허권자가 특허품 판매 이후, 재사용이나 재판매를 제한하는 것을 허용하지 않음을 설시한 것으로, 상기 판례 내용에 비추어 볼 때, Mallinckrodt 판결은 유지될 수 없고, 본 사건에 있어서 Lexmark 가 특허품 판매 이후의 행위를 제한하는 것은 허용될 수 없으며, 따라서 권리소진이론에 의해 자사의 행위는 침해를 구성하지 않는다고 주장 하였다. 

이에 대해, 연방항소순회법원은 대법원의 Quanta 판례는 Mallinckrodt 판결이나 본 사건과 달리, 실시권자인 Intel 이 Quanta 에게 특허품을 판매한 것으로 특허권자에 의한 판매가 아니고, 특허권자가 명시적인 재사용 및 재판매에 제한을 둔 사건이라고 볼 수 없어, 본 사건 또는 Mallinckrodt 사건과는 궤를 달리한다고 판단했다. 따라서, Lexmark 가 부여한 특허품 판매 이후의 제한 사항은 유효하고, 이러한 제한 사항에 해당하는 행위에 대하여는 권리소진이론이 적용될 수 없다고 보았다. 따라서, 연방항소순회법원은, Impression 의 미국 內에서의 할인판매용 카트리지 판매행위가 특허권 침해를 구성 한다고 판시하였다. 

두 번째, 쟁점에 대하여, Impression 은 2013 년 대법원 판결 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, 133 S. Ct. 1351 에 비추어 볼 때, 2001 년 연방항소순회법원의 Jazz Photo Corp. v. United States International Trade Commission, 264 F. 3d 1094 판례법리는 유지될 수 없다는 주장을 하였다. 

2001 년 연방항소순회법원은 Jazz Photo 사건에서, 특허권자가 특허품의 미국 外 판매만 허용한 경우, 이는 해당 특허품의 미국 內 판매에 대한 허용과 구별되고 따라서 미국 內에서의 특허품 판매는 침해를 구성한다고 판시한 바 있다.

하지만, 2013 년 미국 대법원은 저작권의 국제 소진을 다룬 Kirtsaeng 사건에서, 미국 外에서 적법하게 판매된 저작물을 미국 內로 수입하여 판매하는 것이 저작권 침해를 구성하지 않는다고 판시하였다. 구체적으로, 상기 사건에서는 태국에서 미국으로 유학을 온 Kirtsaeng 이라는 학생이, Wiley 에서 판매하는 교과서가 미국과 비교할 때, 태국에서 더 낮은 가격에 판매되고 있는 것에서 착안하여,태국에서 적법하게 판매되고 있는 도서를 미국으로 수입하여 판매한 것이 문제가 되었다. 상기 사건에서 대법원은 Kirtsaeng 의 미국 內에서의 판매행위에는 권리 소진이론이 적용되어 저작권 침해를 구성하지 않는 다고 판시하였다. 그 근거로, 미국 저작권법 109(a)는 저작권법 하에 적법하게 제작된 저작물의 지역적 범위를 미국 內로 한정하지 않기 때문인 것을 들었다. 

상기 대법원 판례를 바탕으로, Impression 은 해외에서 구매한 Lexmark 의 카트리지에 대하여, 권리소진이론이 적용되고, 따라서 특허권 침해가 아님을 주장하였다. 

연방항소순회법원은 상기 대법원 판례는 저작권법에 대한 것으로 특허법에 대한 Jazz Photo 및 본 사건과는 구분되어야 한다고 판단했다. 구체적으로 저작권법이 저작권의 적용범위를 미국 內로 한정하지 않는 명시적인 규정을 둔 것과 달리, 특허법은 그러한 규정을 두고 있지 않음을 지적했다. 따라서, 연방항소순회법원은, Impression 이 해외에서 정가판매된 토너 카트리지를 변형하여 미국 內에서 재판매한 행위에는 권리소진 이론이 적용되지 않으며, 이는 특허권 침해를 구성한다고 판시하였다. 

위에서 살펴 본, Lexmark 판례는, 특허권자 및 특허품 구매자 모두가 눈여겨 봐야 한다. 먼저, Lexmark 판례는 특허권자가 특허품 판매 이후에, 재사용 및 재판매 행위에 대한 제한을 명시적으로 할 수 있고, 이 경우 제한된 행위에 대하여는 특허품 판매 이후에도 권리소진이론이 적용되지 않음을 명확히 했다. 따라서, 미국 특허를 보유하고 있는 특허권자는 특허품을 판매할 때, 자신의 비지니스 목적에 따라 특허품 판매 이후의 재사용 및 재판매 행위를 명시적으로 제한 할 수 있음을 인지하고 있어야 한다. 이러한 제한은 제품의 포장 및 라벨 등에 제한이 되는 사항을 명시함에 따라 가능하다. 반면, 이러한 제한을 적법하게 하지 않은 경우, 특허품 판매 이후의 모든 행위를 허가 하는 것으로 추정되므로, 권리소진이론이 적용되어 이후 행위에 대하여, 특허침해를 물을 수 없음을 인지하여야 한다. 반면, 특허품 구매자는 특허품 구매시, 특허품 구매 이후 행위에 대한, 특별한 제한사항이 있는지 확인할 필요가 있다. 별도의 제한 사항이 명시적으로 없을 경우, 특허품 판매 이후 모든 행위를 허가하는 것으로 추정되지만, 차후 분쟁을 방지하기 위하여, 제품 구매계약시 이를 확인하는 조항을 계약서에 추가하는 것을 고려할 수 있다. 아울러, 특허품 구매 이후 행위에 대한 제한이 존재하는 경우, 특허품 구매자는 이러한 제한 사항을 꼼꼼히 살펴보고, 제한 내용이 독점금지법 등 타법에 위배되는지, 특허남용에 해당하는지를 미리 확인할 필요가 있다. 그 다음으로, Lexmark 판례는 특허권의 권리소진이론 범위가 미국 內外로 나뉘어 판단 됨을 확인하였다. 따라서, 특허권자 및 특허품 구매자 모두 특허품의 구매 계약시, 그 지역적 범위를 명확히 해야함을 인지하여야 한다. 

2016 년 3 월, Impression 은 상기 연방항소법원 판결에 불복하여 대법원에 상고장을 제출하였다. 대법원은 본 사건에 대한 심리를 진행할 수도 거부할 수도 있다. Lexmark 판결이, 권리소진이론에 있어 중요한 잣대를 제시하고 있는 만큼, 많은 이의 관심이 이에 집중되고 있다.