實務上,經過智慧局審查核准專利權並經公告之專利,嗣後可經由「公眾審查」程序確認其可專利性。若公眾中之任何人認為經公告之專利權範圍係與先前技術實質相同(不具新穎性),或依據先前技術及專利申請當時之該技術領域之通常知識所能輕易完成者(不具進步性),可附具相關之先前技術證據向智慧局提起專利舉發程序。若專利於舉發程序中經智慧局撤銷其專利權,專利權人於向智慧局之主管機關經濟部提起訴願仍未能翻轉結果時,可向行政法院(現主要由智慧財產法院行政庭管轄)提起行政訴訟。

綜觀近期智慧財產法院關於舉發案件之審理,除重視先前技術文件(舉發證據)之揭露內容以外,亦格外重視兩份或以上之先前技術彼此間是否提供足夠之組合動機;又,在民國104年(西元2015年)3月31日智慧財產法院作成之103年行專訴85號判決中,針對舉發證據所未明確揭露之系爭專利請求項特徵是否屬於專利申請日當時該技術領域之通常知識一節,法院基於職權,調閱舉發證據以外之兩篇先前技術文件,而認定該特徵僅屬通常知識,最後判決維持智慧局所為之撤銷專利權處分。

該件智慧財產法院103年行專訴85號判決係判斷一件名為「矽耐板製造方法及其成品」之專利是否不具進步性。先前智慧局之舉發審定書認為:舉發人所提出之先前技術舉發證據3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。專利權人一再強調個別舉發證據於組合後亦無法充分得致系爭專利各個製程間之關聯性;智慧財產法院則注意到舉發證據345之組合並未明示系爭專利請求項1界定之開棉、積棉輸送、捲取及成品包裝等4個步驟,但智慧財產法院認為這些步驟僅屬系爭專利申請時所屬紡織技術領域之通常知識,乃主動查閱中國大陸一件專利公開說明書及中華民國第I261636號專利說明書,依據此二文件之揭露內容,法院認為系爭專利請求項1界定之開棉、積棉輸送等二步驟僅為系爭專利申請當時所屬技術領域中之通常知識。至於系爭專利請求項1界定之捲取及包裝等步驟,因系爭專利說明書並未顯示該等步驟對照先前技術具有任何無法預期之功效,原告亦未提供任何足以支持系爭專利具進步性之輔助性證明資料,因此,法院不認為多出捲取、包裝之步驟能影響系爭專利不具進步性之結論。

專利權人雖然主張法院僅能以舉發人提出之證據作為判斷之基礎,但法院則引行政訴訟法第125條第1項與第133條、智慧財產案件審理法34條第1項準用第8條,強調行政法院在撤銷訴訟中依法應依職權調查證據,且程序上法院就已知之特殊專業知識已經給予當事人有辯論之機會,故得採為裁判之基礎。

在過去,專利舉發案之審查範圍原則上限於舉發人所提出之證據與要求審查之範圍內,智慧局不會以舉發人所未提出之證據與主張要求專利權人答辯,在經濟部的訴願程序中,經濟部更不會審查舉發程序中兩造所未提出之任何證據與主張。但在2013年版新的專利審查基準公布後,增加智慧局可以依據職權提出舉發人所未提出之舉發爭點及/或證據(但有某些限制條件)要求專利權人答辯。但經濟部訴願程序與之後之行政訴訟程序,原則上仍必須以在智慧局已經進行之舉發程序內容為審查之範圍(至於智慧財產案件審理法第33條規定「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中,當事人於言詞辯論終結前,就同一撤銷或廢止理由提出之新證據,智慧財產法院仍應審酌之」,乃屬特別規定,且須慮及專利權人之請求項更正權益)。本件行政訴訟案,針對智慧局所未調查清楚之「系爭專利申請日當時該技術領域之通常知識是否包含舉發證據所未明確揭露之製造步驟」,法院並非不能於判決書中一方面表明自身之專業意見,但另一方面則將決定將案件發回智慧局要求補充調查此部分之證據與事實,並根據調查之結果作出是否撤銷專利之行政決定;然而,智慧財產法院行政庭的此件判決顯然採取較強的職權介入調查,並積極地就實質問題作出判斷。日後智慧財產法院是否會持續採此種積極職權介入之方式,值得觀察。

又,發明不具進步性係基於「同領域技藝人士之通常知識」並參酌先前技術文件後能輕易完成該發明技術所為之判斷,其中之「同領域技藝人士之通常知識」包括何者?其證明程度是否僅須證明到專利申請日前有其他先前技術文件揭露舉發證據所未揭露之內容為已足,或是必須證明到具有此一通常知識者必有能力組合舉發證據並且輕易完成該發明始為足夠,亦有待探討。