资产收购是公司并购交易中的一种常见模式。相较于“有形资产”收购,“无形资产”收购,尤其是涉及非公示登记的技术、工艺等资产类型的情况下,其尽职调查、资产交割等工作无疑更具有复杂性以及不确定性。公司的“无形资产”在不同语境下可能有不同的含义,常见的包括专利、非专利技术(专有技术)、商标专用权、著作权、商誉、商业秘密等;有些需要进行公示登记(譬如专利),有些则无需公示登记(譬如非专利技术、工艺)。笔者结合近期代表某大型基金管理公司及有关主体收购某境内目标公司于集成电路和芯片领域的约定目标资产项目的经验,以专利、非专利技术、工艺等具有技术特征的无形资产为例,试探讨收购方律师在开展一般境内目标公司技术型无形资产的法律尽职调查工作时需要注意的若干要点。

一、公示登记的无形资产:专利

由于专利的公开性特征,公众凭借专利申请人等信息即可在网上进行检索。与股权收购相比,资产收购中对于专利本身的核查应该有更高要求。笔者以为,以下是专利核查工作中的部分注意事项:

1、基础检索网站的选择

在中国知识产权局官网,恰好有一个“专利检索”的入口,点击进去确实是一个官方的专利查询系统(http://www.pss-system.gov.cn/)。然而,根据笔者经验,通过该查询系统获取的检索结果可能会有遗漏。同样是在中国知识产权局的官网,若点击“专利审查信息查询”,便会跳转至“中国及多国专利审查信息查询入口”(http://cpquery.sipo.gov.cn/)。而通过这个查询入口,不但可以检索出可能被遗漏的专利,而且笔者认为其显示的专利信息更为直观明了。因此,笔者建议优先使用后者网址检索专利,兼用前者进行核对确认。

2、已授权专利与在申请专利

做专利检索,应当注意区分专利是否已经正式获得专利部门授权,还是说仍处在申请阶段。根据我国现行《专利法》规定,专利申请权和专利权都是可以转让的。目标公司的专利申请权与专利权一样,都属于公司的无形资产,可以列入收购和资产评估的范围。另外,应与目标公司确认是否存在某些已经提交专利权申请,但尚未在网上公示的情况。

3、共有权利人或申请人

当发现某项注册专利登记了两个以上权利人,或者某项在申请专利有两名以上申请人时,应当特别留意。为保障收购交易的顺利,建议取得全体权利人或全体申请人的书面同意函,无论他们之间有何种约定。

4、关联方及核心技术人员专利情况

通常收购方会要求目标公司转让其在特定业务活动中可能使用到的所有专利;但目标公司实际使用的专利,所有权不见得一定都属于目标公司;另外,目标公司有关人员研发出来的发明创造、技术成果等,对应的专利不一定都登记在目标公司名下。鉴于以上可能存在的情况,收购方律师应勿遗漏对目标公司关联方的专利情况进行相应检索,无论是目标公司股东、实际控制人,还是目标公司的董事高管,亦或是其他关联机构和关联自然人。为排除风险,应对目标公司的核心技术人员同样做类似的专利检索和统计工作。

当然,鉴于存在同名的可能性,以自然人姓名进行专利检索,无法像公司名称一样能检索出相对精准的结果。这时,就需要将与目标公司特定业务可能相关的专利信息摘录整理出来,并让目标公司确认。

5、法律状态

无论是已授权专利,还是在申请专利,都应留意它们当前公示的法律状态是否正常。授权专利如果已经登记为失效,或者有其他不利公告(主动放弃、视为放弃、终止等);在申请专利如果已经有被驳回公告或者其他不利公告(撤回、视为撤回等)时,律师应在尽职调查报告中给予收购方相应的风险提示。

6、专利年费缴纳情况

我国现行《专利法实施细则》第九十八条规定,“授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的,国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴,同时缴纳滞纳金;滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1个月,加收当年全额年费的5%计算;期满未缴纳的,专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。”从该条款可看出,若专利权人未在规定的期限内缴纳专利年费,不但会面临滞纳金的处罚,更有可能导致专利权因终止而失效并不受法律保护。如果未注意到目标公司欠缴专利年费的情况,一旦缴纳期满,将影响后续专利转让的手续办理,对收购交易形成障碍。

为更全面了解某项专利未来短期内可能的法律状态变化以及和提前失效风险,专利年费缴纳情况的核查非常必要。笔者建议,收购方应要求目标公司提供最近一年的各项专利年费缴纳凭证。

7、专利重复授权情况

我国现行《专利法》第九条第一款规定,同样的发明创造只能授予一项专利权。且《专利法实施细则》第四十一条规定,同一申请人在同一申请日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,只有申请人在明确声明放弃实用新型专利权的情况下,专利主管部门才可能作出授予申请人发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。据我们了解,为了保障专利申请的成功概率,实践中申请人通常会就同一发明创造同时申请实用新型和发明专利;而实用新型审查周期会较短,因而会先获得授权,之后发明专利的授权就要以放弃实用新型专利为前提,避免重复授权。

然而,我们在实际调查工作中遇到的异常情形是:目标公司作为申请人在同一申请日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利,且均已获得授权;经对比实用新型专利以及发明专利的公示材料,除了权利要求书存在一些形式差异以外,其他包括专利说明书等资料均完全一样。经咨询中国知识产权局,我们得到的口头答复是,出现上述情形可能是由于审查人员的疏忽,或者认为权利要求书的不同,即可同时授予发明专利和实用新型专利;但不排除未来专利主管部门要求权利人放弃其中一个专利权的可能。

鉴于上述专利重复授权的情况可能会影响专利本身法律状态的确定性,我们在尽调过程中理应予以关注。针对这种情况,我们认为,收购方有理由要求目标公司放弃其中保护期更短的实用新型专利,或者将实用新型专利低价或无偿转让给收购方,并由收购方后续处置。

8、专利权质押以及其他权利限制情况

专利权是否设有质押负担,关系到专利转让是否存在实质障碍。根据我国现行《物权法》《专利权质押登记办法》等有关规定,出质人在未经质权人同意的情况下,不能以转让、许可等方式来处分专利权。

当然,根据《物权法》的有关规定,以专利权出质,应订立书面合同;质权自主管部门办理出质登记时设立。可见,签订了质押合同并不等同于专利质权的当然设立,需要经过有关主管部门办理出质登记并进行公示这一关键性法律程序。在中国知识产权局的官网点击“中国专利公布公告”,之后选择进入“事务数据查询”系统(http://epub.sipo.gov.cn/flzt.jsp),即可查询具体某项专利的权利质押登记情况。

另外,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条,人民法院可以通过向国务院专利行政部门发出协助执行通知书,对专利权进行财产保全。而通过上述“事务数据查询”系统,也可以查询具体某个专利的财产保全及其解除情况。

9、专利实施许可情况

与专利权质押情况查询一样,可以在中国知识产权局官网首页点击“中国专利公布公告”,之后选择进入“事务数据查询”系统(http://epub.sipo.gov.cn/flzt.jsp),即可查询具体某个专利的实施许可合同备案情况。

根据《专利实施许可合同备案办法》,合同备案不是专利实施许可合同生效的前置条件。因此,需要目标公司确认并承诺是否存在专利实施许可的情况;对于专利实施许可合同,律师应尤其核查是否存在关于专利权转让后对于在先许可事项的处理条款。

10、专利相关纠纷和侵权风险

除应全面检索目标公司专利是否存在专利权、专利申请权有关的诉讼、仲裁案件外,还应与目标公司确认并承诺是否存在任何与专利相关的第三方权利主张和侵权纠纷的情况。另外,应注意调查目标公司正在申请的专利是否有侵权风险和申请失败的风险,并要求目标公司就有关事项进行确认、承诺,例如其在申请专利是否实际为第三方拥有的发明创造、技术成果。

小结:对于目标公司的专利这一类无形资产,收购方律师应当注意网上检索的全面性,还应注意其他角度的核查工作。

二、非公示登记的无形资产:非专利技术、工艺等

相较于专利这类登记公示的无形资产而言,非专利技术、工艺等类型的无形资产具有明显的非公开性、载体形式不确定等特点,且通常需要且只有公司特定人员共同掌握,对这些无形资产的核查也较为复杂一些。基于律师调查工作的尽职要求,建议至少关注以下几个核查要点:

1、真实性与完整性

根据目标公司提供的无形资产清单,收购方律师应核实相关技术、工艺的真实性与完整性。虽然律师不是技术行业方面的专家,但确实需要全面了解这些无形资产的信息和资料,确认每一项技术、工艺等是否都实际存在;核实它们都依附于哪些形式的载体,并查验目标公司披露的载体资料是否全面完整;判断这些载体性资料之间是否有矛盾之处、能否与无形资产清单对应。对于其中有疑问之处,律师应与目标公司知情人员充分甚至反复沟通交流,并让其提供令人信服的解释。

另外,要核查这些无形资产是否都已实际用于目标公司的有关业务,是否能对应目标公司的现有产品;应让目标公司确认并承诺拟转让的无形资产能够保证收购方顺利、充分开展生产经营有关业务。

2、权属来源

目标公司对其拟转让的无形资产享有清晰合法的所有权是收购交易中的关键要件。不同于专利等登记公示的无形资产,非专利技术、工艺等由于无法查询政府部��登记明确的权利人,也没有固定的载体形式,要进行权属论证有时存在较大困难。在权属认定的工作中,必须对无形资产的权属来源进行充分核查。

有些时候,这些无形资产的权属和权利很可能历经各种形式的转移,收购方律师理应从源头开始,全面核查其权属演变过程中是否存在重大瑕疵并对收购交易构成实质障碍。根据笔者总结,目标公司的非专利技术、工艺等无形资产,其权属来源可能是以下任一情形:

  1. 目标公司完全自主独立研发;
  2. 目标公司股东的无形资产出资; 
  3. 目标公司改进成果,且根据相关协议或约定应归属于目标公司; 
  4. 第三方合法转让;
  5. 其他可导致目标公司获得所有权依据的文件,如法院判决等。

对于目标公司自行研发的技术、工艺等,由于没有直接的权属依据,收购方律师应要求目标公司提供足够的证明材料,并给出合理完整的描述与解释。如果律师亲自查验了所有相关载体形式,目标公司实际占有和使用该无形资产,没有资料和信息表明这些资产是属于第三方所有或者第三方授权目标公司,结合其他方面的核查结果,比如目标公司不存在实质的无形资产权属纠纷、诉讼、侵权情况或第三方权利主张及限制措施等的情形,并且再由目标公司出具承诺函,才足以确认该无形资产转让无法律风险。

若技术、工艺等并非完全源于目标公司自身研发,而是依照有关文件才获得无形资产的所有权,那么律师就应要求目标公司提供所有来源性文件,无论是技术合同、权属转让证明、出资证明、验资报告、政府文件、裁决、判决文书,以及相关的转让价款支付凭证、交付凭证、生效或执行证明等。应当注意,相关权属依据文件中附有无形资产明细清单的,律师应当仔细查验并让目标公司确认并承诺这些能否与拟转让的无形资产对应。另外,收购方律师应尤为注意并进行实质判断,该等文件所实际表明的,是否仅仅为对无形资产“使用权”的许可或授予(虽然可能名义上为“所有权”的转让)。

3、专有性、区别性

目标公司的无形资产具有市场专有性、区别性的特征,是收购方尤为看重的。收购方律师应与有关技术人员多方反复确认,相关技术、工艺是否实际已经成为行业上或社会上通用的、公开的信息。若存在此种情形,则相关无形资产的价值就值得收购方考虑和重新评估,同时对其权属的认定也就存在实质障碍。

4、国家与行业技术标准

就目标公司的技术型无形资产以及生产销售的产品,收购方律师应全面检索是否存在国家、行业层面的相关技术或产品标准、规范、规程。律师根据这些标准,并借助于收购方相关技术人员的专业指导,进一步核查目标资产是否有重大瑕疵。

5、技术合作情况

如果目标公司技术研发过程中是与其他个人或公司合作,目标公司不一定可以任意处置其成果。该种情况下,收购方律师应核查目标公司是否与合作方签署相关协议,并就研发成果归属作出约定。若协议约定研发成果为合作各方共同所有,那么有必要取得所有合作方的书面同意函,保障收购交易的顺利进行;若相关协议没有类似约定,或者根本没有签署相关协议,则应进一步核查有关事实和风险。

6、改进成果

对于拟收购的工艺、技术等清单中,收购方律师应与目标公司确认哪些属于改进的成果,并结合具体事实核查其权属明晰情况。

如果是对属于目标公司自身所有之技术或工艺进行的改进,应注意核查目标公司改进过程中及改进成果本身是否包含任何其他主体拥有的技术型无形资产。若是,则存在潜在纠纷与风险,律师应注意向收购方作出风险提示。如果是对来源于第三方的技术或工艺进行的改进,则要核实目标公司是否与第三方有签订相关协议、协议是否对改进范围作具体明确的限定,并根据协议约定判断目标公司实际改进成果应当归属于哪方。另外,若上述协议并未就改进成果的归属进行约定、约定不清,或者目标公司改进的行为本身违反有关协议的约定,则涉及目标公司改进成果的无形资产之权属存在不确定性。

7、对外授权情况

收购方律师应注意核查并与目标公司确认拟转让技术、工艺等的所有对外授权、许可使用的情况。如有对外授权、许可情况,需进一步核查相关主体是否签订了许可或授权使用协议、协议履行情况、授权或许可期限是否已经到期、被授权方是否已经违约并将相关技术或工艺披露或转让给第三方、对于技术或工艺转让后的处理条款等,并向收购方作出充分提示。

8、纠纷情况及侵权风险

若无相关无形资产纠纷、诉讼、仲裁,也无任何侵权纠纷或第三方权利主张情形,可一定程度上反映无形资产权属的明晰状况。但若出现上述任一情形,则表明无形资产可能存在权属不明、权属不合法的风险。

收购方尤其重视目标公司拟转让的无形资产中是否夹杂着实际属于第三方拥有的部分。收购方律师应多方面核实这些无形资产是否存在侵权的可能性。例如,是否实际为合作伙伴向目标公司披露并要求保密的技术、工艺;是否实际为目标公司员工从其原单位带过来的技术、工艺等。

同时,收购方律师还应核查目标公司是否存在就某项无形资产向第三方主张技术侵权的情形,并向收购方作出相应提示。

另外,应注意核查目标公司是否存在产品质量侵权情况,查验目标公司相关技术、工艺等是否存在明显瑕疵;转让给收购方之后,是否同样会引致类似侵权的潜在风险等。

9、抵押、权利限制情况

由于目标公司的非专利技术、工艺等无形资产设置抵押等权利负担并不需要登记公示,因此,律师要排查这些情况,需仔细审阅目标公司提供的所有相关合同资料,并让目标公司确认并承诺相关无形资产是否存在权利限制或负担之情形。

小结:针对非专利技术、工艺等未公示登记之无形资产,收购方律师需要尽可能全面核查其权属的合法性、明晰性以及与无形资产相关的其他重要问题,核实是否存在限制无形资产转让的情况。

三、对目标公司其他方面的核查

与股权收购类似,资产收购的尽职调查范围同样应该覆盖目标公司的多方面情况。当然,对于技术型无形资产的收购交易而言,尽职调查的工作有一定的侧重点,例如:

1、历史沿革

为了在目标公司主体层面确定无形资产的权属情况,律师应关注目标公司的主体变更过程,核查其工商档案材料。这可能关系到:目标公司签订的无形资产相关合同主体名称的变化、主体适格性的变化、主体审批要求的变化等等。尤其是,若本次收购的无形资产中,包含了部分目标公司股东用于出资的无形资产,则更应重视涉及到注册资本和实缴出资事项的变更情况,并关注用于出资的无形资产是否已依法办理权属转让手续、是否已经充分地转让;另外,关注目标公司股东用于出资的无形资产是否仅仅是某项技术或工艺的排他性使用权,而非所有权。

2、审批机关

为保证将来无形资产的转让和交割符合目标公司内部审批要求,律师应在尽调中核查清楚目标公司相关的权力机关,决策成员的名单和具体身份信息,以及具体的表决制度、审批程序等。

3、业务资质

对于特定行业,目标公司从事有关业务可能取得了各种形式的资质、许可、认证等。由于这些证书无法通过资产收购转移到收购方,因此,收购方律师应核查目标公司的哪些资质证书或其他许可文件是目标公司生产经营必须的,并关注哪些属于收购方今后需要补充申请的,是否存在法律障碍等。 

4、核心技术人员

由于目标公司的技术、工艺等可能是由少数核心技术人员掌握和熟悉的,所以后续资产收购交易有可能要求该等人员的劳动社保关系同步转移至收购方。如果人员关系不发生同步转移,那么也应由这些核心技术人员与目标公司签订符合收购方要求的保密协议与竞业禁止协议,明确上述人员不得向任何第三方披露相关非专利技术、工艺等,也不得在协议约定期限内于从事类似业务的任何第三方处任职,但收购方及其指定主体除外。

5、重大债务

资产收购中,虽然收购方无须对目标公司自身债务承担任何责任,但是收购方律师仍有必要核查目标公司的重大债务情况,尤其应关注目标公司的重大经营合同、重大借贷合同、重大担保合同等。在这些重大合同文件中,律师应注意是否存在目标公司无形资产抵押、质押的设置条款,是否存在特殊的限制性条款,例如要求目标公司在进行重大资产转让之前通知相关主体、取得第三方同意函等。 

6、代工厂、外包情况

对于生产制造行业,收购方律师应尤为调查目标公司曾经及目前所有的代工厂、外包商情况。目标公司委托代工厂生产、加工产品时,有可能需要向合作方披露一些技术、工艺等信息和技术资料。这就需要律师核查目标公司与其代工厂签订的所有相关代工协议、委托合同及保密协议等文件,核查并与目标公司确认代工厂或外包商从其获知的所有相关技术、工艺等的范围,这些技术或工艺是否属于核心的无形资产,是否列入了本次收购清单中。若目标公司存在未与相关代工厂签订有关协议尤其是保密协议的情形,或者即使有签订,但在协议期满后未续签且仍然保持代工生产关系的情形,则相关技术和工艺可能存在被泄露、复制、传播的风险。

同时,应注意核查目标公司目前或曾经是否作为其他企业的代工厂,并从其他企业处获知一些技术、工艺等。同时,就这些技术型无形资产是否列入了本次收购清单范围,目标公司是否实际用其来改进或变造自身的技术、工艺等关键性的问题,均应让目标公司予以确认、承诺。

7、关联方

了解清楚目标公司所有关联企业、关联自然人的情况,有利于收购方律师核实及梳理目标公司声称拥有并拟转让的无形资产所有权是否实际归属于某些关联方,而且律师还可能从中发现目标公司与关联方的无形资产权属存在复杂的交错关系。另外,收购方律师应注意调查目标公司是否向其关联企业或者关联自然人披露或授权使用相关非专利技术、工艺等,关联方是否直接或间接参与或从事与目标公司相同或类似的业务,并向收购方作出充分提示。

8、重大诉讼和纠纷

除了与目标公司专利、非专利技术、工艺等本身相关的诉讼、仲裁、纠纷、侵权、权利主张情况外,律师同时还要全面核查目标公司其他任何的重大诉讼和纠纷情况,关注目标公司的资产是否会面临司法强制措施限制情况和潜在风险,例如扣押、查封、强制执行等。

小结:对目标公司的多角度核查可以帮助律师更全面了解拟转让无形资产的真实状态和复杂关系。

四、结语

不可否认,法律尽职调查的目的不是为了消除所有收购风险,而是发现和揭示重大法律风险并寻求解决方案、减少交易障碍。技术型无形资产存在的一些风险可能较难发现和排除:

比如,由于很多非专利技术的载体形式不固定,权利和权属关系复杂,很难保证未来不会出现来自于第三方的权利挑战。

再如,目标公司的一些代工厂有可能会将其从目标公司获得的技术信息和资料用于自行生产产品,或者私自向第三方披露、转让、传播,甚至有可能私自用于申请登记为相关知识产权,而这些情形有可能连目标公司也未能意识到。

又比如,目标公司已经离职的技术人员未与目标公司签订保密协议及竞业禁止协议,并凭借着其掌握的目标公司技术、工艺等从事竞争性活动、或者开办公司、或者到目标公司竞争方处任职。而这些情形目标公司可能不会向收购方及其律师披露。

当然,对上述种种可能存在的不利风险,收购方可以要求目标公司向其做出相关的承诺并承担相应的赔偿或补偿责任。尽管法律尽职调查不可能为收购方排除所有风险,但是正因为如此,律师更应该在调查工作中做到尽职尽责,降低交易风险,为收购方顺利完成本次收购交易保驾护航。