¿Cuál es el alcance del renombre de las marcas comunitarias en la Unión Europea? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto esta cuestión en su sentencia del pasado 3 de septiembre de 2015, tras la petición de decisión prejudicial planteada por Hungría en relación con el caso Iron Smith y Unilever.

La Oficina de propiedad industrial de Hungría denegó la solicitud del registro como marca nacional el signo figurativo de color “be impulsive” presentado por Iron & Smith, al considerar dicho registro contrario al artículo 4.3 de la Directiva 2008/95/CE. A dicho registro se había opuesto Unilever invocando la protección de sus marcas denominativas anteriores - comunitarias e internacionales - “Impulse”, basando el renombre de su marca comunitaria en la promoción y venta de sus productos protegidos por dicha marca en Reino Unido e Italia.

El Tribunal de Budapest planteó al TJUE la cuestión prejudicial, en definitiva, cuáles son las condiciones para que pueda considerarse que una marca comunitaria goza de renombre en la Unión.

El TJUE, en esta reciente sentencia ha determinado que se entenderá que una marca comunitaria goza de «renombre»:

  • Por un lado, cuando la misma implique un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente (analizando factores como la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla).
  • Respecto al ámbito territorial, considera que es suficiente con acreditar la marca comunitaria goza de renombre en un solo Estado miembro, que puede no coincidir con el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de registro de la marca nacional posterior objeto de la oposición.

En su sentencia, el TJUE establece que una marca comunitaria renombrada puede beneficiarse de la protección establecida en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 incluso en aquellos países en los que no se consideraría renombrada, siempre y cuando acredite que una parte no insignificante de ese público conoce la marca y es capaz de establecer un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y por lo tanto exista una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria o un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro.