El pasado 6 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE") resolvió el asunto Ford Motor Company c. Wheeltrims srl (Auto de la Sala Tercera del TJUE, asunto C-500/14), pronunciándose sobre la inaplicabilidad en materia de marcas de las limitaciones al derecho de propiedad intelectual previstas en otras disposiciones, en este caso en particular la “cláusula de reparación” prevista en la normativa reguladora de los diseños. 

La conocida y conflictiva cláusula de reparación (cuyo origen está en el art. 14 de la Directiva 98/71/CE, y que en España se contiene en la disposición transitoria tercera de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de diseño) permite la utilización de diseños de componentes de un producto complejo (por ejemplo, un automóvil) si se trata de reparar ese producto complejo para restablecer su apariencia inicial. En este caso, Wheeltrim es una sociedad que comercializa tapacubos para llantas de automóviles y en algunos incluye (como hace el fabricante de las piezas originales), la marca de ese fabricante sin su autorización.

Lo que plantea el tribunal italiano al TJUE es si se puede aplicar en este caso la cláusula de reparación prevista para los diseños (en cuyo origen está la voluntad del legislador de proteger la existencia de un mercado de piezas de recambio) a las marcas, de manera que su reproducción de la marca del fabricante en los tapacubos sin autorización estaría permitida siempre que fuese necesaria para que el vehículo recuperase su apariencia original.

El fallo del Tribunal de Justicia, en el sentido de que no pueden establecerse limitaciones al derecho de marca que excedan las previstas expresamente en la normativa marcaria (arts. 5 a 7 de la Directiva), no aporta sorpresas. Hay que lamentar no obstante que no se pronuncie el tribunal sobre algunas otras cuestiones que tienen también interés en este tema: por ejemplo, sobre el alcance mismo de la cláusula de reparación, cuya aplicación por ejemplo a los diseños de las llantas de los vehículos ha sido excluida por diversas sentencias (entre ellas, la de la AP de Alicante de 18 de junio de 2010); o sobre la aplicación al caso del art. 6 de la Directiva (el titular no puede prohibir a terceros el uso de la marca conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial “si es necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios”), que también excluye la AP Alicante en la sentencia antes citada.