谷歌公司“Nexus”案中,最高院明确不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由否认共存协议,此案系最高院首次基于引证商标所有人出具的共存同意书,准许高度近似的在后商标在类似商品上与在先引证商标共存。近期笔者所在公司刚好代理客户亚信科技(中国)有限公司成功处理了一起涉及商标共存问题的驳回复审案件,现结合该案件就商评委允许商标共存的主要考虑因素进行分析和评述。

万慧达公司曾成功代理的兰金香水美容有限公司“GRANDIOSE”无锡众志和达数据计算股份有限公司“众志和达”等商标驳回复审行政诉讼案件中,法院均将商标共存协议作为商标获得注册的考量因素。(点击公司名称查阅案件原文)

案情概要:

2015年12月3日,我公司代理全球领先的通信行业IT解决方案和服务提供商亚信科技(中国)有限公司(以下简称“申请人”),向商标局提交了“”商标在国际分类第35类“广告(3501);商业管理辅助(3502)、商业管理和组织咨询(3502)、市场分析(3502)、商业管理顾问(3502)、民意测验(3502)、投标报价(3502)、组织商业或广告交易会(3502)、商业评估(3502)、公共关系(3502);为商品和服务的买卖双方提供在线市场(3503);网站流量优化(3506)、计算机文档管理(3506)、计算机数据库信息系统化(3506)、搜索引擎优化(3506)、将信息编入计算机数据库(3506)、在计算机档案中进行数据检索(替他人)(3506)、在计算机数据库中更新和维护数据(3506)”服务项目上的注册申请,申请号为18497406。

申请人收到商标局下发的《商标部分驳回通知书》,商标局以申请商标与亚信科技(成都)有限公司在类似服务项上于2015年10月21日申请在先的第18115757号“”商标近似为由,驳回了申请商标在第35类“商业管理辅助(3502)、商业管理和组织咨询(3502)、市场分析(3502)、商业管理顾问(3502)、民意测验(3502)、投标报价(3502)、组织商业或广告交易会(3502)、商业评估(3502)、公共关系(3502)”部分服务项目上的注册申请。

2016年10月,我公司代理申请人向商标局申请分割,同时向商评委提出驳回复审申请,主张理由为,申请商标与引证商标在构成要素、整体外观等方面尚有一定区别并不完全相同,申请人与引证商标持有人是关联公司,且申请人已与引证商标所有人亚信科技(成都)有限公司签订商标共存协议,双方商标共存于市场并不会造成消费者的混淆误认。

2017年6月,商评委下发《驳回复审决定书》,依法裁定:在本案审理期间,申请人已与商标局驳回时引证的第18115757号“”商标(引证商标)所有人签署共存协议,我委予以认可。鉴于申请商标与引证商标在表现形式、文字构成、呼叫上尚可区分,申请商标予以初步审定。

短评:

《商标法》第三十条规定,申请注册的商标,同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

2007年商标评审委员会曾就商标共存问题形成如下会议意见:由于商标权是私权,申请人与引证商标所有人达成共存协议,已经消除了当事人之间的权利冲突。而且,申请人与引证商标所有人签订共存协议,表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”,并且可以推定其具有相互区分的善意。因此,对当事人之间的共存协议应予以考虑。另一方面,保护消费者利益是《商标法》第二十八条(现第三十条)的立法目的之一,也是我国商标法的立法宗旨之一,故在决定是否允许共存时还应考虑双方整体上是否能够为消费者区分,共存是否容易造成消费者混淆。目前,商评委对共存协议的观点仍然是予以考虑但有条件的接受,即在判断相关公众是否会混淆误认时,除了考虑引证商标权利人的意思表示外,也考虑相关公众的认知因素。

笔者在驳回理由中主张,对于引证商标权利人明确认可申请商标可予核准注册的因素应当充分考虑,其原因在于:《商标法》之所以禁止在相同或类似的商品或服务上申请注册相同或近似的商标,既是为了避免相关公众对商品或服务来源产生混淆或误认为商标的持有者之间具有某种特定联系,也是为了避免在实际使用中出现两个不同注册商标专用权之间的冲突。考虑到商标权是一种民事财产权利,根据意思自治原则,除非涉及重大公共利益,商标权人可以依自己的意志对其权利进行处分。《商标共存同意书》体现了在先商标权人对其权利的处分,在没有充分证据证明在先商标权人签署的《同意书》损害了消费者利益的情况下,在先商标权人对其权利的处分应当予以考虑。

因商评委在本案中将共存协议作为商标能够获得注册的因素,笔者结合本案就商评委在允许共存时的主要考虑因素进行简要分析和评述。

一、需考虑商标标识的近似程度和商品的类似程度(目前商标局、商评委和法院不接受相同或近似商品上相同商标的共存)。申请人对申请商标“”与引证商标“”指定服务项目构成类似不持异议,双方虽在呼叫、含义等方面有一定相似性,但其在构成要素、整体外观等方面尚有一定区别。

二、需考虑商标共存是否有造成混淆的可能性。因申请商标和引证商标均指定在第35类服务上,引证商标权利人“亚信科技(成都)有限公司”是申请人“亚信科技(中国)有限公司”的关联公司,法定代表人都是“武军”,双方企业字号中均含有“亚信”,且亚信公司本身的知名度较高,关联公司之间商标共存并不会造成混淆。

三、需考虑引证商标权利人共存协议内容。引证商标权利人在《商标共存同意书》中明确认可申请商标在全部服务项目上的注册,不会对申请商标在中国的注册和使用采取任何制裁措施,并列明了申请商标的详细信息。

四、需考虑是否有明显损害公众利益的情形。申请商标是申请人独创的具有显著性的标识,与引证商标共存并不会导致消费者对产品本身的误认误购。

五、此外,根据笔者代理经验,在提交共存协议时,还需要注意证据形式、证据提交时间节点等问题,例如涉外共存协议需进行公证、认证,国内企业共存协议需提交原件,以保证真实性等。

在遵循《商标法》及相关法律规定的情况下,商评委能够充分考虑商标共存协议因素,对当事人意思自治和处分权给予尊重,据此作出的裁定经得起时间的推敲。