恶意注册是商标领域的一个国际性问题。在欧盟,商标申请人的“恶意”是拒绝注册或无效的独立理由,一般认为,“恶意”是“偏离公认的道德行为标准或诚信的商业惯例的行为”。那么,在欧盟的商标实践中,如何判断“恶意”?判断的时间点如何界定?明知或应知他人在先使用商标是否足以推定“恶意”?如何考量申请人的主观意图?以及,作为绝对理由的“恶意”与作为相对理由的“恶意”是否采用一致的判断标准?本文分别选取了适用绝对理由和相对理由的“恶意”的两则案例,并对欧盟商标审查指南的相关规定予以介绍,以资借鉴。

一、作为商标无效的绝对理由的“恶意”:“巧克力兔”案

“巧克力兔”案涉及的是1994年《欧盟商标条例》(Regulation No 40/94)第51条第1款b项(2009年Regulation No 207/2009修改为第52条第1款b项,2015年Regulation No 2015/2424没有变化),其规定的是“无效的绝对理由”,“具有下列情形之一,可以向协调局申请或者在侵权诉讼中基于反诉宣告商标无效:(b)申请人在提交商标申请时是依恶意进行的。”

本案的基本案情是,至少从1930年起,一种兔子形状的巧克力开始在德国和奥地利销售,被称为“复活节兔子”,当时各厂家的兔形巧克力的形状、颜色各异。随着制作工艺的机械化与工业化,各厂家的兔形巧克力外形日趋相同。著名的巧克力制造商瑞士莲公司(Lindt & Sprüngli AG)从1950年开始生产兔形巧克力,并在2000年成功注册了该巧克力兔(chocolate bunny)的立体商标,核定使用在第30类的巧克力和巧克力产品上。另一家奥地利的巧克力制造商奥斯维斯公司(Franz Hauswirth GmbH),从1962年开始销售类似的兔形巧克力。

获得巧克力兔立体商标注册后,瑞士莲公司对奥斯维斯公司提起诉讼,认为其制造与其商标近似的兔形巧克力的行为侵犯其商标权。奥斯维斯公司则提出反诉,认为瑞士莲公司的商标属于恶意注册,应当宣告无效。

奥地利最高法院就本案涉及的《欧盟商标条例》(Regulation No 40/94)第51条第1款b项规定的“恶意”问题向欧盟法院申请初裁,其问题是,申请人在申请注册时已经知道其竞争者(至少)在一个成员国正在相同或类似的商品或服务上使用相同或近似的商标,并欲通过注册阻止其竞争者继续使用该标识,是否属于第51条第1款b项规定的“恶意”?

2009年,欧盟法院作出判决,其认为,判断申请人是否“恶意”的时间点是提交商标申请时,需根据个案,全面评价与案件相关的所有因素,特别是:

1.申请人知道或者应当知道有第三人在至少一个成员国在相同或近似的商品上使用相同或者可能引起混淆的近似标志;

2.申请人有阻止第三人在市场上销售产品的意图;

3.第三人的标志与商标申请人的商标所获得法律保护的程度。

接下来,欧盟法院对上述三个因素予以进一步解释。关于“应当知道”,是对申请人知道第三方使用相同或近似标志的推定,可从行业内的一般常识进行推断,同时,该标志使用的时间越长,申请人提交申请注册时知道的可能性越大。但是,申请人知道或应当知道该标志的事实本身不足以证明申请人的“恶意”。关于“意图”,申请人提交申请注册时的意图是一个主观因素,应根据个案的客观情况进行考虑,尤其是,申请人并无使用的意图,仅是为了阻止第三方进入市场。关于双方标志的情况,第三方使用的标志享有一定程度的法律保护的事实是考虑申请人恶意的相关因素,在这种情形下,申请人的唯一目的是通过注册商标的优势与第三方进行不正当竞争。同时,必须考虑申请人提出注册申请时其标志所享有的声誉程度,其声誉程度可能使得申请人为保证其商标享有更强法律保护的利益正当化。

二、作为商标无效的相对理由的“恶意”:养乐多塑料瓶案

养乐多塑料瓶案涉及的是2008年《欧盟商标指令》Directive 2008/95第4条第4款g项,其规定的是“涉及与在先权利冲突的驳回或无效的进一步理由”,“成员国可以规定驳回注册或宣布无效:商标可能与申请时已经且持续在外国使用的商标相混淆的,如果是由申请人恶意申请的。”该条于2015年(Directive 2015/2436)修改为第5条第4款c项,“拒绝注册或无效的相对理由”,“成员国可以规定驳回注册或宣布无效:商标可能与申请时已经且持续在外国保护的商标相混淆的,如果是由申请人恶意申请的。”

本案的基本案情是,日本养乐多公司(Kabushiki Kaisha Yakult Honsha)于1965年将其乳酸菌饮料的塑料瓶注册为外观设计,之后在日本和一些其他国家注册为商标,其中包括欧盟的成员国。马来西亚乳酪私人有限公司(Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd)于1977年开始生产和销售使用类似的塑料瓶包装的乳饮料,并于1980年在马来西亚等国家获得商标注册。1993年,养乐多公司和马来西亚乳酪公司就各自的塑料瓶在若干国家的使用和注册的权利义务达成协议。

1995年,马来西亚乳酪公司在丹麦注册了该塑料瓶立体商标。2000年,日本养乐多公司对该商标提起无效申请,认为马来西亚乳酪公司在申请时知道或应当知道养乐多公司已经在外国注册了该塑料瓶立体商标。

2005年,丹麦专利商标局拒绝了日本养乐多公司的申请,认为马来西亚乳酪公司已经在马来西亚注册了该商标,后来才在丹麦提交申请,不能仅仅因为它知道养乐多公司在外国亦注册了该商标而认定为恶意。日本养乐多公司2006年提起上诉。上诉委员会支持了日本养乐多公司,其认为,明知或应知一个商标在外国已经使用而提出申请,能充分证明申请人的恶意,即使申请人亦已在另一个国家注册了该商标。马来西亚乳酪公司就上诉委员会的决定提起诉讼。丹麦海事及商业法院2009年维持了上诉委员会的决定。

马来西亚乳酪公司上诉到丹麦最高法院。丹麦最高法院就本案涉及的《欧盟商标指令》第4条第4款g项规定的“恶意”问题向欧盟法院申请初裁,其问题是,该款规定的“恶意”是否应当做出统一的解释,以及,申请人知道或应当知道外国商标的存在能否足以证明其恶意?

欧盟法院认为,《欧盟商标指令》第4条第4款g项规定的“恶意”是欧盟法律中的一个自主的概念,必须在欧盟作出统一的解释。

关于第二个问题,欧盟法院首先指出,鉴于《欧盟商标指令》和《欧盟商标条例》所追求的目标是一致的,即内部市场的建立与运行。根据欧盟商标与成员国商标两大商标系统的协调互动的需要,《欧盟商标指令》第4条第4款g项的“恶意”与《欧盟商标条例》第52条第1款b项的“恶意”有必要做一致的解释,以保障欧盟法律秩序中不同商标规则的适用一致。

欧盟法院接下来引用了“巧克力兔”案的判决,其指出,判断是否存在恶意时,应当进行综合评估,考虑申请人提出注册申请时与特定案件相关的所有因素,例如,申请人是否知道或应当知道第三方正在相同或类似商品上使用相同或近似标志。但是,这一事实本身不足以得出申请人是“恶意”的结论。此外,必须考虑申请人提交申请时的意图,该主观因素必须根据特定案件的客观情况进行判断。

三、欧盟商标审查指南中“恶意”的认定

欧盟商标审查指南在“无效”部分对“恶意”判断的时间点、举证责任、考虑因素等进行了较为详细的规定。

关于“恶意”认定的时间点。判断申请人是否恶意的时间点是提交商标申请时,申请日之前和之后的事实亦应予以考虑。申请日之前的事实和证据,如是否在成员国存在在先注册商标、商标创意来源、商标使用情况。申请日之后的事实和证据,如商标注册后的使用情况。

关于举证责任,除非有相反证据,推定商标申请人善意申请商标。无效申请人负举证责任。

关于“恶意”认定的考虑因素。需根据个案,全面评价与案件相关的所有事实,包括但不限于以下事实:

1.标志相同或近似。但是,仅凭标志间近似或相同不能直接推定存在恶意。

2.商标申请人明知或应知第三人在相同或类似商品或服务上已使用与注册商标相同或近似的标志。如双方存在商业关系,可以说明明知。如同属相关经济领域或标志已在商业中使用,可以推定应知。标志使用的时间越长,越能够推定商标申请人已知。

判断是否已知在先标志的存在,是否构成恶意,还需考虑指定商品或服务,即便与无效申请人的标志所覆盖的商品或服务不类似,如果是合理期待的无效申请人可能将来涉及的关联行业,也可推定恶意。从另一角度说,两标志所覆盖的商品或服务关联越远,则越不能推定申请人恶意。但是,根据个案所有情况考虑,如果无效申请人标志已经证明有一定知名度,商标申请人的目的是不当利用其知名度,则尽管商品或服务之间关联很远,也可以认定恶意成立。

此外,如果商标申请人以防止近似商标进入市场为目的,滥用注册制度,则不需要判断明知或应知。

3.商标申请人的不诚信意图。这是必须基于客观情形进行判断的主观事实。以下事实可能是相关的:

(1)是否有“搭便车”的意图。

(2)目的是否是阻止第三人进入市场。

(3)是否试图人为地延长不使用期限。如通过不断提交新申请的方式规避连续五年不使用要求。该情形需区别于商标申请人按照通常的商业习惯,为将其标志扩大保护,对其标志的各种变体申请注册保护的情形。

4.根据判例法及商标审查实践其他可能的认定恶意的相关事实:

(1)标志的创意来源。自创造出来之后的使用情况,申请注册为商标的商业逻辑。

(2)申请商标的性质。如果申请注册的标志完全由产品的形状或描述构成,且同行业竞争者受技术或其他商业因素的限制,不太可能将产品的形状或描述作为商标使用,而最终导致商标申请人不仅可以阻止其竞争对手使用相同或近似标志,且可以阻止其销售类似商品,则可以合理推定商标申请人申请商标时存在恶意。

(3)无效申请人标志及争议商标的固有显著性或获得显著性的程度。

(4)国内优先权基础商标已由于恶意被宣告无效。

(5)商标申请人索要经济赔偿。

最后,值得注意的是《欧盟商标指令》2015年修改时对恶意注册规定的微妙变化。旧《欧盟商标指令》中,对于绝对理由中的“恶意”和相对理由的“恶意”注册,规定的是“可以”(“may”)拒绝注册或宣告无效,“可以”则意味着这并不是硬性规定。新《欧盟商标指令》中,对于绝对理由的“恶意”注册,在无效程序中“必须”(“shall”)无效,在申请程序中依然为“可以”(“may”)拒绝注册;而作为相对理由的“恶意”注册,依然为“可以”(“may”)拒绝注册或宣告无效,但将在外国“使用”(“used”)修改为在外国受“保护”(“protected”)。