Is het begrip vorm beperkt tot 3D-eigenschappen van de waar of ziet dit mede op kleur? Deze vraag mag het Hof van Justitie van de Europese Unie gaan beantwoorden naar aanleiding van een verzoek van de rechtbank Den Haag van 9 maart 2016.

Om het geheugen weer wat op te frissen: wat was er ook alweer aan de hand met het rode zoolmerk?

We hebben al eerder gerapporteerd over de Belgische rode zoolmerkzaken, maar in dit geval gaat het om een inbreukzaak in Nederland.

Louboutin is een Franse ontwerper die zich met name toelegt op het ontwerpen en produceren van exclusieve damesschoenen met hoge hakken. Hij voorziet de volledige onderzijde van de door hem ontworpen schoenen consequent van een specifieke, heldere kleur rood. Op 28 december 2009 heeft Louboutin het volgende Beneluxmerk gedeponeerd:

Van Haren brengt ook hakken op de markt waarbij de onderzijde van de schoenen voorzien zijn van een rode kleur. Louboutin stelt dat deze hakken inbreuk maken op haar merkrechten en als reactie hierop vordert Van Haren nietigverklaring en doorhaling van het rode zoolmerk. Van Haren stelt dat de rode kleur van de zool wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin geeft en om die reden geen geldig merk kan zijn krachtens artikel 2.1 lid 2 Benelux Verdrag inzake Intellectuele eigendom (“BVIE”). In het tussenvonnis van 1 april 2015 overweegt de rechtbank dat er inderdaad van uit moet worden gegaan dat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Onduidelijk is echter of het begrip vorm in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE en artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel mede ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar, zoals bijvoorbeeld kleuren, geluiden en zelfs misschien geuren. Indien kleuren, geluiden en zelf misschien geuren niet door de uitzondering worden bestreken, zou het merkrecht van een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen – zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen – hetgeen in strijd lijkt met de ratio van de uitzondering.

Om die reden heeft de rechtbank Den Haag de volgende vraag van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van Richtlijn 2008/95/EG (in de Duitse, Engelse en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en het volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?

De vraag is ook interessant in het licht van de nieuwe Merkenrichtlijn waarvan artikel 4 inhoudt dat niet als merk kunnen worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft. De toevoeging van de woorden ‘of een ander kenmerk’ is nieuw en het is dus de vraag of andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar, zoals kleur, hier ook onder vallen.

Wordt vervolgd dus!