專利制度的目的,在於藉由授予申請人專有之排他權利,以鼓勵其公開研發成果,俾使公眾能利用該公開之發明或創作;因此對於申請專利前已公開而為公眾所知之發明或創作,即無授予專利保護之必要,此為專利法第22條第1項「新穎性」要件之規範。

現行專利審查基準就新穎性之判斷基準有三種方法,包含:判斷申請專利之發明與引證文件所揭露之先前技術「完全相同」、或「二者差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」、抑或「二者差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」,只要申請專利之發明或創作與先前技術完全相同或實質相同,該申請專利即應認定欠缺新穎性而不予專利。

最高行政法院針對前述新穎性判斷基準,於2015年12月17日104年度判字第764號判決進一步闡釋如下:「舉發案件審查新穎性時,應就每一請求項中所載之系爭發明與單一舉發證據進行比對,並以舉發證據中所公開之內容為準,包含舉發證據形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。所謂『實質上隱含的內容』,係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌舉發證據公開時的通常知識,能直接且無歧異得知的內容而言;換言之,單一舉發證據雖未揭露系爭專利所有之技術特徵,惟該未揭露之部分係該舉發證據本質上所固有的或必然存在於該舉發證據中,而為該舉發證據本身所絕對不可或缺者,以所屬技術領域中具通常知識者之觀點,可認為該未揭露之部分必然包含在該等舉發證據中者方屬之。」,反之,「若舉發證據形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容,尚未能揭露系爭發明之技術特徵時,則該舉發證據不能證明系爭發明不具新穎性。」

此一個案中,原審智慧財產法院雖認定系爭專利申請範圍與引證案之技術特徵相互比對下,二者僅於文字記載之形式有所差異,故該引證案足以證明系爭專利相關請求項不具新穎性。惟最高行政法院推翻此一見解,認定系爭專利與引證案間構件及結構具有實質之差異,非僅文字記載之形式有所差異而已;且引證案未揭露之差異,亦非該引證案本質上所固有的或必然存在於該證據中,故該引證案不能證明請求項1不具新穎性。

由上可知,司法實務認為新穎性之審查不以引證文件形式上明確記載的內容為限,尚包含引證文件形式上未記載,但所屬技術領域中具有通常知識者認定該證據本質上所固有或必然存在之部分,然而該「實質上隱含的內容」仍須揭露系爭發明之技術特徵,始得作出系爭專利欠缺新穎性之認定。