En su reciente sentencia de 21 de diciembre de 2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la aplicación de los artículos 27 y 70.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”) y su efecto retroactivo.

En este caso, las compañías demandantes, titular y licenciataria de una patente europea de producto que protege el principio activo quetiapina, instaron demanda de infracción contra varios laboratorios que iban a iniciar la comercialización de medicamentos genéricos a base de quetiapina.

En el texto original de esta patente europea se reivindica la quetiapina como tal para una serie de países, pero no así para España, ya que en la fecha de su solicitud (marzo del 1986) estaba vigente en nuestro país la prohibición de patentar productos farmacéuticos (por virtud de la reserva española a las patentes farmacéuticas de producto solicitadas antes del 7 de octubre de 1992). Así las cosas, esta patente fue validada en España sin reivindicaciones de producto, como una patente de procedimiento.

Tras advertir la incompatibilidad entre la reserva española y el ADPIC, a principios de 2007 la titular de la patente solicitó ante la OEPM una nueva traducción al castellano de su patente, esta vez con las reivindicaciones de producto de su texto original, petición que fue denegada por la OEPM. La titular de la patente, disconforme con ello, presentó recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid. No obstante, en la fecha de interposición de la demanda, la traducción revisada de la patente europea incluyendo reivindicaciones de producto no se había publicado en el BOPI todavía.

A fin de poder beneficiarse de la protección propia de las reivindicaciones de producto, en el procedimiento de infracción la titular de la patente argumentó, en esencia, que conforme a la jurisprudencia de la Sala primera, desde la STS (1ª) de Pleno de 10 de mayo de 2011, los arts. 27 y 70.2 del Acuerdo ADPIC son de aplicación directa por los tribunales de lo civil y confieren al titular de patentes como ésta el derecho a hacer valer frente a terceros, con efectos inter partes, los derechos que derivan de la segunda traducción de la patente (con reivindicaciones de producto), aunque dicha segunda traducción no hubiera sido publicada en el BOPI.

La Sala Primera, que en ocasiones anteriores ya se había pronunciado sobre la aplicación retroactiva de los artículos 27 y 70.2 del Acuerdo ADPIC en relación con la vigencia de la reserva española a las patentes farmacéuticas de producto solicitadas antes del 7 de octubre de 1992, distingue, sin embargo, este caso de otros anteriores y concluye que la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC no justifica que, a partir de entonces, por virtud de los artículos 27.1 y 70.2 de dicho Acuerdo, la patente confiera protección de producto.

Ello se aparta, como decimos, de decisiones anteriores en las que el Alto Tribunal sí había conferido protección de producto a titulares de patentes solicitadas y validadas en España en circunstancias similares. El Tribunal Supremo justifica esta diferencia de trato en el hecho de que, en los casos anteriores, la Sala 3ª del Tribunal Supremo ya se había pronunciado sobre la procedencia de la publicación de la traducción revisada que incluía las reivindicaciones de producto (y por tanto, la publicación revisada ya se había efectuado), mientras que en el presente caso no le constaba que se hubiera acordado de forma firme la procedencia de la traducción revisada.