La OEPM ha remitido recientemente a los organismos representativos en el sector de la propiedad industrial un borrador del Anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Marcas, con el fin de recabar sus alegaciones al mismo.

Aunque se trata de una etapa temprana en el procedimiento de tramitación de la ley, en la medida en que en el texto se recogen sustancialmente modificaciones a la Ley exigidas por la trasposición de la Directiva 2015/2436, podemos ya avanzar algunas de esas modificaciones que nos parecen especialmente significativas.

En primer lugar, desaparece el requisito de la capacidad de representación gráfica del signo para poder registrarse como marca, lo cual abre el acceso al registro de signos no tradicionales (en todo caso el signo ha de poder representarse de manera “clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”, que son los criterios del caso Sieckmann Asunto C-273/00).

Desaparece también la distinción, propia de nuestro derecho, entre marcas notorias y renombradas, aunque se mantiene el concepto de renombre: por ejemplo, en las prohibiciones de registro. En particular, el Anteproyecto extiende la prohibición del registro de signos que pretenden obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o renombre de una marca con renombre en España, o cuyo uso cause perjuicio al carácter distintivo o al renombre de esa marca, también a las marcas de la Unión (“MU”) que gocen de renombre en la Unión Europea (estas marcas no necesaria-mente habrán de ser renombradas en España, si nos acogemos al criterio del TJUE en el asunto C 125/14, Iron & Smith).

Se introducen novedades en el procedimiento de oposición y, destacadamente, si lo pide el solicitante, la exigencia de prueba de uso de la marca en los cinco años anteriores a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de marca posterior, cuando hubiesen transcurrido ya cinco años desde su registro. Prueba de uso que, en el caso de los procedimientos de nulidad -como sucedía ya en las MU- puede estar referida a dos periodos: los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, y además –si la marca posterior fue solicitada (o tenía una fecha de prioridad) transcurridos cinco años desde la fecha del registro de la marca anterior- los cinco años anteriores a la fecha de presentación o prioridad de aquélla. Hemos de tener en cuenta que cuando la oposición o la nulidad a la marca española se funde en una MU, el uso efectivo de esa marca habrá de establecerse de acuerdo con el Reglamento (“RMU”) y por tanto que ese uso no habrá de ser necesariamente un uso en España.

Es también particularmente importante el art. 41bis del Anteproyecto, que clarifica que una acción de violación de marca contra el titular de una marca posterior no puede prosperar si esta última ha devenido inatacable frente a la anterior: ya sea por concurrir la caducidad por tolerancia, o porque en la fecha de solicitud (o prioridad) de la marca posterior la anterior no reunía los requisitos para obtener la nulidad de ésta.

Otras novedades destacadas, en línea con los cambios de la Directiva, son:

  • Se amplían los medios de defensa del titular de la marca para detener productos en tránsito.
  • Se modifica la legitimación de los licenciatarios: el licenciatario no puede (salvo pacto en contra) ejercer acciones por violación de marca sin consen-timiento del titular; aunque el exclusivo podrá hacerlo si, habiendo requerido al titular, éste no las ejerce. Como habíamos advertido al comentar la Direc-tiva, fruto de lo establecido en ésta la legitimación de los licenciatarios de marcas par accionar será distinta de la que resulta para licenciatarios de patentes o diseños de la Ley de Patentes.
  • Se introduce un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad ante la OEPM junto al procedimiento judicial (como sucede con las MU). La diversidad de situaciones que pueden plantearse como consecuencia de la existencia de dos procedimientos distintos (administrativo y judicial) con competencias concurrentes (en nulidad y caducidad) respecto a dos títulos marcarios distintos (marca española y MU) con efectos en España sin duda ofrecerán al profesional de la propiedad industrial interesantes posibilidades. El necesario tratamiento que el Anteproyecto hace de la litispendencia, la cosa juzgada y la prejudicialidad es una primera muestra de esta complejidad.

La previsión de entrada en vigor de la ley en el texto propuesto es el 14 de enero del 2019, salvo en lo que respecta al procedimiento administrativo de nulidad o caducidad, que entraría en vigor en enero del 2023. Plazos largos (muy largo en lo que respecta a la implantación del nuevo procedimiento administrativo), que son también los previstos en la propia Directiva.