Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de julio del 2016, en el asunto C-57/15, United Video Properties Inc. y Telenet NV, en la que el tribunal sienta las condiciones en que el sistema de tarifas a tanto alzado es conforme o no con la Directiva 2004/48/CE.

1. Preliminar

1.1. La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril del 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, tiene por objetivo aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección, de la propiedad intelectual (entendiendo por tal los derechos de propiedad industrial e intelectual en sentido estricto) elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

Entre los aspectos que se tratan de uniformar se encuentra, entre otros, la indemnización de daños y perjuicios que el infractor debe pagar al titular de los derechos de propiedad industrial o intelectual infringidos, así como la restitución de los gastos en que éste pueda haber incurrido como consecuencia de la infracción.

De este modo, el artículo 13 de la directiva, relativo a los «daños y perjuicios», dispone que los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Y cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.

A su vez, el artículo 14 de la Directiva 2004/48 (rubricado «costas procesales»), dispone que «los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad».

1.2. Pues bien, con relación a la restitución de las costas procesales y demás gastos, la directiva ha suscitado varios interrogantes: ¿se incluyen en este precepto los honorarios de abogados? Si es así, ¿en qué medida?, ¿pueden recuperarse todas las cantidades pagadas en tal concepto? Si no fuese así, ¿dónde está el límite? ¿Y qué sucede con los gastos de otros asesores técnicos, detectives o peritos?

Estas cuestiones han sido analizadas en la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de julio del 2016, en el asunto C-57/15, United Video Properties Inc. y Telenet NV, dictada en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Apelación de Amberes. En concreto, en el supuesto de hecho que está en la base de este procedimiento, el titular de una patente había incurrido en gastos de honorarios de abogados y de asistencia letrada por un valor de más de 185 000 euros y en gastos de asesoramiento por un agente especializado en materia de patentes, por más de 40 000 euros, pero el tribunal condenó al demandado a pagar únicamente una cantidad de 11 000 euros por instancia judicial, el máximo previsto en la legislación belga, que establece un sistema de restitución de gastos a tanto alzado, según el objeto de la demanda pueda o no valorarse en una cantidad determinada.

2. Puntos clave de la sentencia

a) Las costas procesales engloban los hono‑ rarios de los abogados

La primera cuestión que el Tribunal de Justicia deja claramente sentada es que los honorarios de los abogados están incluidos en el concepto de «costas procesales» que han de correr a cargo de la parte vencida, según el artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE. Es más, reconoce el tribunal que este tipo de gastos «generalmente constituyen una parte sustancial de los gastos en que se incurre en el marco de un procedimiento que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual» (apdo. 22).

b) Condiciones para la admisibilidad de las tarifas a tanto alzado para el reembolso de los honorarios del abogado

El Tribunal de Justicia reconoce que la determinación a tanto alzado del reembolso de las costas procesales parecería, en un principio, contraria a la Directiva 2004/48/CE, en la medida en que esta determinación a tanto alzado no garantizaría ni que la parte vencedora obtuviera en el caso concreto el reembolso de los gastos efectivamente satisfechos ni tampoco, con carácter más general, que se tuvieran en cuenta todas las características específicas del caso.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia tiene muy presente que el artículo 14 de dicha directiva impone a los Estados miembros la obligación de garantizar únicamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean «razonables» y que el apartado 1 de su artículo 3 dispone, entre otras cosas, que los procedimientos que establezcan los Estados miembros no serán inútilmente gravosos. Y estas circunstancias juegan a favor de la viabilidad de una cierta limitación de los gastos restituibles.

Así las cosas, el tribunal declara (apdo. 25) que «una normativa que establezca tarifas a tanto alzado para el reembolso de los honorarios de abogado podría estar justificada en principio, a condición de que tuviera como finalidad garantizar el carácter razonable de los gastos que hubieran de abonarse, habida cuenta de factores tales como el objeto del litigio, la cuantía del mismo o la cantidad de trabajo necesaria para la defensa del derecho de que se trate. Así sucederá, en particular, cuando la finalidad de la normativa en cuestión sea excluir del reembolso gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate».

Por lo tanto, el sistema de las tarifas puede estar justificado para evitar abusos, pero en modo alguno puede constituir un medio para hacer que la parte vencida pague una mínima porción de los gastos, por debajo de lo razonable. Porque ello sería contrario al tenor del artículo 14 de la directiva, que exige la restitución de los gastos razonables, y de manera proporcionada, y porque el efecto disuasorio de una acción por violación de derechos de la propiedad intelectual (que establece el artículo 3.2 de la directiva) «se vería disminuido en grado sumo si sólo pudiera condenarse al infractor a reembolsar una pequeña parte de los honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada razonables que haya pagado el titular del derecho de propiedad vulnerado. De este modo, tal normativa menoscabaría el objetivo principal que persigue la Directiva 2004/48, consistente en garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior» (apdo. 27).

c) Necesidad de atender a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los ser‑ vicios de los abogados

Sobre la base de lo anterior, el Tribunal de Justicia insiste en la necesidad de atender a las tarifas medias que se apliquen como honorarios, porque ello constituirá un punto de referencia para efectuar la valoración sobre el carácter razonable de los gastos y la proporcionalidad de los gastos con los que debe correr la parte vencida. Así, y en palabras del tribunal, no se ajusta a la directiva «una normativa que imponga tarifas a tanto alzado muy inferiores a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en dicho Estado miembro» (apdo. 26).

Pero es que, además, no bastaría con atender a las tarifas medias de los honorarios con carácter general, sino que se deben valorar las tarifas medias especí- ficas del sector de la propiedad intelectual (apdo. 30). Este matiz es relevante en la medida en que, dada la alta especialización de este sector del ordenamiento jurídico, las tarifas pueden y suelen ser más elevadas.

d) Son restituibles los gastos en que se haya incurrido en relación con los servicios de un asesor técnico

Según el Tribunal de Justicia, este tipo de gastos, con independencia de la naturaleza del asesor técnico, están incluidos en el concepto de «costas procesales» que han de correr a cargo de la parte vencida, siempre, eso sí, que estén directa y estrechamente vinculados al procedimiento judicial de que se trate y resulten indispensables para poder ejercer adecuadamente una acción judicial que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de ese derecho de propiedad intelectual. Y, a este respecto, se destaca en la sentencia (apdo. 39) que «no parece que presenten tal relación directa y estrecha los gastos de identificación e investigación en que se haya incurrido en el marco de actividades destinadas en particular a una observación general del mercado efectuada por un asesor técnico y a la detección por éste de posibles violaciones de un derecho de propiedad intelectual imputables a infractores desconocidos en esa fase».

Además, también mantiene el tribunal que los «gastos de identificación e investigación», en los que a menudo se incurre en momentos anteriores al procedimiento judicial, no están incluidos necesariamente en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la directiva, pues cuando el infractor actúa con culpa quedarían englobados en la indemnización de daños y perjuicios regulada en el artículo 13 de la misma norma. Por esa razón, «el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas nacionales que tan sólo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa, en la medida en que tales gastos estén directa y estrechamente vinculados a una acción judicial que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual».

3. Valoración

El impacto de esta sentencia puede llegar a ser notable, porque podría implicar que los Estados miembros revisasen su legislación procesal en este punto. No sólo en el caso belga, sino también en otros países (como Alemania o España) donde también se acude a las tarifas a tanto alzado que, en general, se alejan bastante de los gastos en los que efectivamente ha incurrido el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual como consecuencia del proceso por la infracción de sus derechos.

En todo caso, no se eliminan totalmente las incertidumbres porque, aunque esté claro que no procede fijar importes muy poco elevados «que no garanticen que corra a cargo de la parte vencida, cuando menos, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio», en el caso concreto puede ser discutible la cantidad concreta a partir de la cual se cumple o no este requisito.