Il Tribunale di Milano è tornato ad occuparsi del tema del cumulo di tutele per le opere di design industriale- tema di cui ci eravamo occupati in precedenza, ad esempio qui – in una sentenza molto articolata, di ampio respiro e notevole interesse per gli specialisti del settore (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa “A”, Sent. n. 1935/2016 del 16/02/2016, Presid. Dott. Tavassi).

Thun, azienda altoatesina nota per la produzione di “figurine” decorative in ceramica ispirate al mondo animale e vegetale, aveva agito, prima in sede d’urgenza e poi con giudizio ordinario, per chiedere provvedimenti risarcitori e inibitori contro una concorrente che aveva commercializzato decine di prodotti rassomiglianti ad articoli della sua collezione, asseritamente violando propri diritti d’autore e di modello e le regole di leale concorrenza. Si noti che parte delle figurine azionate erano registrate come disegni e modelli internazionali o comunitari, parte, invece, oggetto di semplice deposito presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali (che di per sé non è costitutivo di diritti di proprietà intellettuale d’alcun genere).

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Uno dei modelli azionati da Thun (fonte: database UAMI)

Con la decisione commentata, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la contemporanea proteggibilità dei prodotti per cui l’attrice aveva invocato tutela sia come modelli, per la parte in cui essi erano registrati come tali, sia come opere creative dell’ingegno, in questo caso con riferimento all’intera serie azionata. Ciò, con l’effetto da un lato di accordare tutela autoriale ad articoli prodotti in serie, ma non registrati come modelli (le figurine oggetto di mero deposito ministeriale) e, dall’altro, di garantire il cumulo di tutele (del design e autoriale) a prodotti industriali già protetti come validi modelli, cumulo che il Tribunale ha ricordato essere consentito dal legislatore italiano ai sensi del riformato art. 2 n. 10 L. 633/1941.

A quest’ultimo riguardo, il Collegio ha ritenuto che tutte le figurine Thun azionate fossero proteggibili come opere del disegno industriale dotate di “carattere creativo” e “valore artistico” ex art. 2 n. 10 della L. 633/1941, rilevando che il carattere industriale della loro produzione, pur ostando, assieme ad altri fattori contingenti, alla catalogazione tra le opere della scultura (pure proposta dalla difesa dell’attrice), per converso non valesse in alcun modo ad escludere la tutela autoriale delle medesime creazioni quali disegni industriali “… in quanto la loro riproducibilità su larga scala è tipica della realizzazione industriale e il valore artistico e il carattere creativo, considerati quali scindibili dall’elemento dell’industrialità, ben possono manifestarsi anche mediante forme semplici e ripetibili (enfasi aggiunta, ndr)”. Si tratta, del resto, di un orientamento giurisprudenziale consolidato da anni.

Il requisito del ”valore artistico”, in particolare, è stato riconosciuto dal Collegio alle opere oggetto di giudizio alla luce di alcuni parametri oggettivi indicati nella giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. civ, sez. I, sent. n. 23292 del 13/11/2015, espressamente citata), quali il riscontro in termini di pubblicazione sulle maggiori riviste, di esposizione in fiere e cataloghi, di diffusione di negozi monomarca e corner di grandi magazzini di tutto il mondo; i Giudici milanesi hanno inoltre sottolineato che il costo superiore rispetto ad altri prodotti simili sul mercato dimostrerebbe che i consumatori acquistano tali prodotti non solo per la loro funzione ornamentale, ma anche perché attribuiscono appunto loro un plusvalore di carattere puramente estetico (il Collegio ha osservato in merito che “… la circostanza che le opere siano distribuite anche sul mercato commerciale non vale ad escluderne il valore artistico”). Quanto al carattere creativo, il Collegio, nel riconoscerlo alle medesime opere, ha ricordato che esso non corrisponde al concetto di novità assoluta, creazione e originalità, facendo piuttosto riferimento alla “… personale e soggettiva interpretazione di un qualcosa che già può esistere nella realtà concreta e che si manifesta con l’estrinsecazione dell’idea espressiva dell’autore che prende forma nella realtà“.

Così premessa la tutelabilità astratta delle figurine azionate in base ad entrambe le discipline richiamate, il Tribunale ha ritenuto sussistere anche la loro contraffazione da parte della convenuta, ancora una volta sotto entrambi i profili, del design e autoriale.

Con riferimento alla violazione dei modelli, la convenuta si era difesa eccependo tra l’altro la più rozza fattura dei propri prodotti rispetto a quelli dell’attrice, oltre chedifferenze nelle dimensioni, nei colori e nelle forme e in alcuni elementi di dettaglio. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto che la rielaborazione da parte della convenuta dei medesimi soggetti della produzione dell’attrice non presentasse alcuna propria peculiarità, ed integrasse, anzi, una riproduzione delle scelte stilistiche ed espressive della seconda, agente sul doppio livello dell’aspetto complessivo e dei dettagli, questi ultimi imitati anche con riferimento ad elementi del tutto capricciosi. Il Collegio ha a tal riguardo motivato che ai fini del giudizio di contraffazione “si debba fare riferimento al ricordo mnemonico che del prodotto possa avere l’utilizzatore informato”, il quale difficilmente può procedere al raffronto diretto, e che in tale ottica il fatto che i prodotti della convenuta rappresentassero una “rozza” riproduzione non risultasse conclusivo, essendo ad una visione d’insieme immediatamente richiamati i caratteri peculiari dei modelli azionati.

Per quanto concerne la violazione del diritto d’autore, il Collegio, premesso che essa richiede l’indebita appropriazione di elementi creativi di un’opera ai fini della loro abusiva utilizzazione in un’altra (e non già il ricorrere di un rischio di confusione del mercato, che attiene ad altre tutele) ha ritenuto che in ciò consistesse esattamente la condotta della convenuta, nella cui produzione le modifiche rispetto ai prodotti dell’attrice sarebbero state solo di mero dettaglio e strumentali ad un camuffamento dell’opera originale nella propria, non tale, però, da non rendere comunque riconoscibili i tratti espressivi e creativi tipici della prima.

Il Collegio ha, infine, accolto le doglianze dell’attrice anche con riguardo agli addebiti di concorrenza sleale per imitazione servile, per appropriazione di pregi e parassitaria, con ulteriore cumulo della tutela concorrenziale a quella autoriale e del modello. Ed in effetti, se la parte della sentenza sulla tutela del design e del diritto d’autore ricalca la giurisprudenza milanese degli ultimi anni, quella sulla concorrenza sleale, che spesso si considera “assorbita” dalle tutele industrialistiche, presenta spunti di notevole interesse.

Quanto alla fattispecie di imitazione servile, che, com’è noto, è una forma di concorrenza sleale confusoria, la convenuta aveva negato il carattere distintivo delle forme dei prodotti dell’attrice ed eccepito che, in ogni caso, la diversità di prezzi e canali di distribuzione dei prodotti concorrenti e l’apposizione sugli stessi dei marchi rispettivi di attrice e convenuta avrebbe escluso ogni possibilità di confusione. Il Collegio ha, invece, ritenuto che le forme dei prodotti dell’attrice fossero assurte di fatto al rango di vero e proprio segno distintivo tridimensionale e che la convenuta avesse imitato nella propria produzione proprio le caratteristiche esteriori dei prodotti dell’attrice idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto all’impresa, differenziandosene solo per dettagli non facilmente percepibili. Ciò avrebbe determinato il rischio di confusione sul mercato richiesto, secondo il Collegio, dalla fattispecie, in virtù della considerazione che il consumatore medio opera le proprie scelte sulla base dell’impressione generale suscitata dal prodotto e del ricordo, spesso impreciso, di precedenti esperienze.

Uno dei punti più interessanti della sentenza è quello che concerne la concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c. Il Tribunale ha, infatti, accolto la tesi che dovesse considerarsi di per sé “pregio” lo stile che il Tribunale stesso aveva già riconosciuto contrassegnare i prodotti dell’attrice, distinguendoli dai prodotti della concorrenza, e ha ritenuto pertanto che la riproduzione, nei prodotti della convenuta, delle forme dei prodotti dell’attrice che nel loro insieme concorrevano a richiamare nella percezione del consumatore le sue creazioni costituisse indebito agganciamento, avente l’effetto di usufruire del credito di cui essi godono e consentendo alla convenuta di approfittare in modo parassitario del suo lavoro e degli investimenti che si sono resi necessari ai fini di tale accreditamento positivo. Il Collegio ha, inoltre, accertato che l’accostamento dei prodotti d’imitazione a quelli qualitativamente superiori dell’attrice e la loro vendita ad un prezzo più abbordabile abbia implicato la svalutazione di questi ultimi.

Il Collegio ha infine considerato l’elevato numero di articoli contraffatti ai fini della valutazione circa la sussistenza della concorrenza sleale parassitaria sub n. 3 dell’art. 2598 c.c. Il fatto che l’imitazione avesse riguardato decine di articoli della collezione dell’attrice, e la riproduzione delle sue scelte stilistiche avesse carattere non casuale e ripetitivo, avrebbe denotato secondo il Collegio uno sfruttamento sistematico della creatività dell’attrice e una tendenza della convenuta all’imitazione tanto diacronica (delle singole iniziative del concorrente), quanto sincronica.

Così accertata la violazione dei diritti dell’attrice, il Tribunale ne ha accolto le richieste inibitorie e risarcitorie. Circa il quantum del risarcimento, i Giudici milanesi hanno però disatteso la richiesta dell’attrice di quantificare il lucro cessante mediante riferimento al proprio mancato guadagno per un numero di pezzi corrispondenti a quelli commercializzati dalla convenuta, ritenendo che non potesse assumersi che ad ogni pezzo venduto o offerto in vendita da questa corrispondesse automaticamente una mancata vendita per l’attrice, “in quanto il divario di qualità, prezzi e canali di vendita non induce a ritenere una pari omogeneità di acquisti da parte dei consumatori“. Il Collegio ha pertanto ex art. 125 c.p.i. optato per una liquidazione equitativa del risarcimento in una somma globale, sulla base degli elementi in proprio possesso, e tenendo conto della c.d. equa royalty (l’importo che il contraffattore avrebbe dovuto pagare a titolo di licenza, se avesse chiesto la concessione di licenza) come soglia minima della liquidazione del lucro cessante.

Il Collegio ha, inoltre, riconosciuto all’attrice anche un danno di natura non patrimoniale causalmente riconducibile alla condotta della convenuta – quantificato in via equitativa in una somma pari alla metà del danno patrimoniale – motivando che l’immissione sul mercato di prodotti contraffatti, idonei a generare confusione nel consumatore medio, configurasse un “evidente svilimento dell’immagine commerciale dell’azienda attrice e dei suoi prodotti, in particolare considerando che i prodotti poggetto della contraffazione sono di qualità manifatturiera inferiore e venduti a un prezzo notevolmente più basso“.

L’inibitoria dall’ulteriore produzione e commercializzazione, assistita da penale per il ritardo nell’esecuzione o l’inottemperanza, è stata affiancata da un ordine di ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti già immessi in commercio.

Il Tribunale ha infine concesso la misura accessoria della pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza su una primaria rivista settimanale di costume e moda e sul sito della convenuta ed a spese di quest’ultima.

Nota dell’autore: L’autore non è stato coinvolto ad alcun titolo nel giudizio relativo alla sentenza commentata e non ha relazioni professionali con alcuna delle parti.