Con una recente sentenza (n. 12048 del 28 Ottobre 2015) il Tribunale di Milano ha puntualizzato alcuni principi in merito all’istituto dell’ equo premio, ossia il compenso dovuto al dipendente che abbia realizzato un’invenzione nell’ambito della propria attività lavorativa.

La legittimazione passiva del datore di lavoro

Nel caso esaminato dal tribunale milanese, l’invenzione è stata sviluppata da un dipendente di una società italiana, me è stata successivamente brevettata da una consociata estera, cui la società italiana aveva ceduto i diritti di sfruttamento dell’invenzione.

In base all’art. 64 CPI, il diritto all’equo premio sorge in capo al lavoratore dipendente qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto e utilizzino l’invenzione in regime di segreto. Pertanto l’eventuale cessione dei diritti da parte della società presso la quale l’invenzione è stata sviluppata, ad altra società del gruppo non rileva ai fini della sussistenza del diritto del lavoratore all’equo premio.
Infatti presupposto per la legittimazione a richiedere il pagamento dell’equo premio è che il soggetto nei confronti del quale è formulata la domanda coincida con il datore di lavoro nel cui ambito lavorativo è stata realizzata l’invenzione.

L’eccezione di nullità del brevetto Nel tentativo di sottrarsi al pagamento dell’equo premio, il datore di lavoro aveva chiesto l’accertamento in via incidentale dell’ assenza dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione. Il Tribunale ha però chiarito che se il diritto dell’equo premio è sorto a fronte della concessione di un brevetto sull’ invenzione del dipendente, per far venir meno il diritto del lavoratore all’equo premio, è necessaria la rimozione con efficacia ex tunc del brevetto. In tal senso,  non ha alcun rilievo un accertamento incidentale di nullità del brevetto stesso, non essendo tale accertamento idoneo alla rimozione del brevetto con efficacia retroattiva.

Il Tribunale ha dunque rilevato che il datore di lavoro, per sottrarsi all’obbligo di pagamento del premio, avrebbe dovuto formulare domanda riconvenzionale di nullità del brevetto e non semplice eccezione di insufficienza dei requisiti per la brevettabilità.

“Invenzione di servizio” ed “invenzione d’azienda” Ai fini del riconosciemnto al lavoratore del diritto all’equo premio, Il Tribunale richiama la distinzione prevista nell’art. 64 CPI tra “invenzione di servizio” ed “invenzione d’azienda”: entrambe sono accomunate dal fatto di essere originate dal dipendente attraverso un’attività di ricerca; la differenza  consiste invece nella retribuzione dell’attività inventiva, per cui si ha “invenzione di servizio” se nel contratto di lavoro le parti hanno pattuito una specifica retribuzione a fronte dello svolgimento dell’attività inventiva; mentre si ha “invenzione d’azienda” se le parti non hanno previsto una specifica retribuzione. Nel caso dell’invenzione di servizio, il lavoratore ha diritto essere compensato per il risultato inventivo conseguito con l’equo premio. Nella fattispecie valutata dal Tribunale di Milano, il datore di lavoro non ha dimostrato né la presenza di una specifica previsione contrattuale in relazione alla retribuzione dovuta, né di aver effettivamente corrisposto alcunchè a tale titolo al proprio dipendente, cui è stato conseguentemente riconosciuto il diritto all’equo premio.