随着通信技术的飞速发展,涉及标准必要专利(Standard Essential Patents, SEP)的争端与日俱增。其中标准必要专利权人禁令救济的问题引起了实务界的广泛关注。在美国,一般认为专利侵权禁令救济须遵循四要素检测标准 ,但由于美国法院通常认为,专利权人作出FRAND(Fair, Reasonable and Non-discriminatory)承诺,视为接受了金钱赔偿足以弥补损失,且FRAND承诺的本意就是维护公共利益的承诺,因此专利权人很难证明要素1、2和4,禁令申请很难获得支持。但在苹果诉摩托罗拉案中,上诉法院指出,某些情形下标准必要专利权人理论上存在获得禁令救济的可能,如侵权人拒绝支付FRAND许可费或不合理地拖延谈判。而在欧洲,德国法院似乎借鉴了美国的做法,认为标准必要专利权人须满足八个条件 才能得到禁令救济。据调查,截止目前美国和欧洲还不曾有标准必要专利权人申请禁令救济成功的案例。中国的司法和执法实践也借鉴了美国和欧洲的做法,在立法、司法审判、行政执法过程中均有所体现。本文将结合国内外的立法、司法和执法实践,探讨标准必要专利权人在中国获得禁令救济的条件,以求解决标准必要专利权人面临的维权困境。

一、中国法院的做法及观点

中国法院似乎更关注专利权人和被许可人的主观心态,规定了发出禁令的否定性条件。例如,在华为诉交互数字反垄断案中,法院将交互数字对华为的许可条件与对苹果、三星等公司的许可条件相比较,认定交互数字违背了FRAND承诺并且无视华为在许可谈判过程中的善意,视交互数字在美国提起的必要专利禁令之诉为“意图通过诉讼手段威胁强迫华为公司接受过高的专利许可条件”。法院暗示了,标准必要专利权人若违背FRAND义务,将难以获得禁令救济。

之后在2014年7月31日公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(公开征求意见稿)中,对许可合同双方主观心态的考量也是是否可以发禁令的一项主要参数,例如,该解释第二十五条规定,“……被诉侵权人与专利权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持”。这里体现的观点,与前述华为诉交互数字反垄断案判决所持观点是一致的,即标准必要专利权人若没有善意履行FRAND义务,且被许可人进行了善意磋商,专利权人将难以获得禁令救济。

二、中国行政机关的做法及观点

与中国法院的观点类似,中国行政机关将“标准必要专利权人履行FRAND承诺,而标准必要专利使用人没有善意签订FRAND许可并遵守许可条款”作为执行禁令的前提,并提出了四因素的指引性规则,第一次从正面规定了发出禁令的肯定性条件。

在微软收购诺基亚的经营者集中反垄断调查中,商务部附加的限制性条件要求,诺基亚不能通过执行禁令阻止附有FRAND承诺的标准的实施,除非专利权人已经提供了符合FRAND原则的条件,而潜在被许可人却没有善意签订FRAND许可并遵守这些许可条款。可见商务部将“标准必要专利权人履行FRAND承诺,而标准必要专利使用人没有善意签订FRAND许可并遵守许可条款”作为执行禁令的前提。之后在诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案的经营者集中反垄断调查中,商务部又重申了这一前提。

2015年12月31日国家发改委公布的《国务院反垄断委员会关于滥用知识产权的反垄断指南》(征求意见稿)提出,核准标准必要专利权人的禁令救济需要考虑四方面因素包括:1.谈判双方在谈判过程中的行为表现及其体现出的真实意愿;2.相关标准必要专利所负担的有关禁令救济的承诺;3.谈判双方在谈判过程中所提出的许可条件;4.申请禁令救济对许可谈判、相关市场及下游市场竞争和消费者利益的影响。这表明我国已明确标准必要专利权人获得禁令救济的肯定性条件,并进行了可操作性相对较强的细化,虽然上述指南可能仅为部门规章层级的立法,但其中这些考量因素将对法院审判工作产生重要的影响。

三、结论

前述分析表明,中国的法院、行政机关在考虑禁令救济的问题时,都将标准必要专利的权利人是否履行FRAND义务以及被许可人是否存在恶意磋商作为禁令救济的考量因素,只是行政机关进一步明确了禁令救济的具体条件。综合上述因素,笔者认为,如若标准必要专利的权利人在中国法院寻求禁令救济,需满足下列所有条件才可能获得支持:

1.向标准必要专利使用人提供符合FRAND承诺的邀约,在双方磋商的过程中要善意行事。在中国立法及司法实践已完全接受了FRAND原则的前提下,标准必要专利权人不违反公平、合理、无歧视义务是发出禁令的重要前提。

2.标准必要专利使用人没有善意行事,具体包括两种情形:

(1)怠于与权利人进行许可协商,如故意拖延谈判等。由于标准必要专利权人负有FRAND义务,标准必要专利使用人往往借此拖延谈判,逼迫标准必要专利权人接受较低的许可费率,形成“专利反向挟持”,而禁令救济正是为了帮助标准必要权人在履行FRAND承诺的情况下应对专利反向挟持。

(2)提出的许可条件不合理。这是因为标准必要专利权人一旦接受不合理的许可条件,将导致许可双方利益失衡,违反对其他标准必要专利使用人的FRAND许可承诺,最终将导致标准必要专利权人无法从专利许可中获得可观的收益。禁令救济将有效阻止标准必要专利使用人提出不合理的许可条件。

3.禁令不会危及公共利益。由于标准必要专利往往是专利组合的一部分,标准必要专利被禁止实施,往往会对一项产品或一个行业产生重大影响,而最终损害的肯定是位于产业链终端的消费者的利益,因此标准必要专利的禁令救济必须考虑对公共利益的影响。例如,禁止普通消费者使用已经进入市场的相关产品这样的诉请一般不会得到法院的支持。