导语:在商标许可终止后,权利人仍然需要高度注意一些潜在的风险或者不利之处。而有 些商标许可终止的后遗症,更需要具有前瞻性的防范思维。

1、加盟商的店面装潢处置 

四处散落的便利店,已经是城市生活不可缺少的部分,甚至成为一些影视作品和广告 中随处可见的场景。随之而来的是,山寨版的连锁便利店同样屡见不鲜,而且由来已久。 在上海火车站北广场附近,曾经有模仿“快客”原标识的怏客便利店,在色调和门店标识 的应用上几近雷同,甚至还在装潢上印上了 NO.2ххх,感觉这是众多快客便利店中的其中 之一,基本上能够达到混淆视听、傍名牌、搭便车的商业效果。

然而,有一种山寨便利店,它“以假乱真”的店面装潢及商标标识,却是货真价实地 在商标权人授权后装修成这个模样的,但是这店面的经营并没有经过该便利店品牌的特 许。其实原因很简单,这里曾经的确是经过某品牌特许的加盟便利店,但可能由于合同终 止或者店面迁移,原来的加盟商家搬走了,不过,却完整地留下了店面装潢,后来迁入的 经营者,倒是“偷懒”,直接用了前任商家的店面装潢。 

这种情形并不少见,商标权人(便利店品牌经营者)没有让被许可的商家在合同终止 或者店面搬迁后,拆除原来店面的装潢,从而给山寨便利店的形成制造了机会。

上海一家非常著名的品牌经营者,它给予一个商家的品牌(商标)授权证书已经过期 两年了,但这个商家的店门口上仍然醒目地挂着“某某某”专卖店,直到记者去采访时,这个著名的品牌经营者才获知此事,并坦承在品牌授权终止后,缺乏后续的跟踪管理。与 前面“借壳使用”的情形有所不同的是,这里商家并没有变化,只是仍然在“消极”地消 费着已终止授权的品牌。

可见,商标许可并不是那么简单。很多商标权人可能会谨慎地评估商标许可的合作伙 伴,精心地设计商标许可的合同条款,认真地监控商标许可的合同履行,以确保自己的商 标利益。但是,他可能忘记了商标许可终止后的注意事项,这或许是商标许可与专利许 可、版权许可等有所不同的地方——商标权人在许可终止后,更需要高度注意一些潜在的 风险或者不利之处。

2、清仓期的约定 

上海一家从事服装品牌经营的企业负责人曾经告诉我,几年前他们授权一家公司生 产他们商标的裤子,但是,授权合同终止都三年了,这家公司竟然还在卖他们商标的货。 为什么卖这么久呢,传说这家公司在合同终止前突击生产了 10 万条裤子。由于此前没有 在合同中约定清货期,到底这批在合同终止前(姑且这么认为吧)生产的裤子能卖多久? 双方各执一词,不得不闹上了法院,最终商标权人赢得了官司。有趣的是,在执行调解的 时候,法官还尝试性地询问商标权人,能不能让对方再卖几个月?

虽然清货期应该是所有知识产权许可合同中都应该关注的问题,但考虑到商标承担着 搜寻和识别商品的重要功能,相比而言更值得关注。不过,有些商标许可终止的后遗症, 处理起来更加棘手,需要具有前瞻性的防范思维。 

3、许可企业字号使用商标名称的问题 

不止一次遇到有人和我讨论,如何解决类似的问题:在投资、合作等过程中,商标权 人许可对方或共同成立的第三方(新设立的公司),使用其商标作为企业名称中的字号, 现在因为种种原因合作已经终止或者商标权人从新设立的公司中退出了,如何处理那个企 业名称中的字号? 

事实上,要更改企业名称并非易事(真是一言难尽!),就是那些驰名商标的权利 人,都对未经许可使用其商标作为企业字号登记的“侵权人”,常常感到无计可施,更何 况是此种情形下企业名称当初还是经过你授权(或默许)才登记的。

上海药房股份有限公司(简称上海药房)旗下的老字号“徐重道”就遇到这个问题。 国家食品药品监督管理局在 9 月通过其官方网站曝光了一批中药饮片生产企业涉嫌用化工 色素金胺 O 进行染色,用铝盐和镁盐加重,并在药材中掺假的违法行为。上海药房股份有 限公司亳州徐重道中药饮片厂(简称亳州厂)不幸登上“黑榜”。这本是一家亳州的企 业,但因为冠了“上海药房”的名称,并且其字号中有“徐重道”三字,上海药房差点引 火烧身。虽然上海药房承认对亳州厂有徐重道品牌授权和冠名使用授权行为,但又极力撇 清两者没有任何关系,但这恰恰暴露了上海药房在商标许可(甚至企业名称冠名)上的粗 陋做法。据知情人士透露,亳州厂原本应该是上海药房多年前的一个投资合作项目,后来 不知何故退出了合作,但“上海药房股份有限公司亳州徐重道中药饮片厂”却得以设立, 并持续经营至今,不过,上海药房似乎已经将它遗忘了,直至这次东窗事发,才开始着手 清理这个当初留下来的后遗症。

4、商标许可相关的包装归属

前段时间沸沸扬扬的王老吉品牌争议,也多少折射出同样的问题。当初广药集团许可 香港鸿道及加多宝公司生产王老吉红罐凉茶时,合同只是明确了王老吉的商标许可,对于 凉茶的包装装潢根本没有想过(通常在餐饮等品牌连锁特许经营的合同中,有关商标、店 面装潢等标识的使用倒是一揽子考虑进去了)。 

然而,商品的包装装潢同样是极具视觉冲击力和识别性的商业标志,甚至不逊色于商 标本身。加多宝虽“被迫”还回了王老吉商标,却继续沿用以前红罐的包装装潢,仅仅只 是用“加多宝”替换了“王老吉”,大体上保持了商品形象的历史连续性。广药集团对此 当然持有异议,为了在收回商标许可的同时,顺便收回加多宝使用多年的红罐包装装潢, 两家再次闹得天翻地覆。尽管 2014 年 12 月广东高院判决红罐的包装装潢归属于广药一 方,但这对从事许可的商标权人而言,仍然是一个值得注意的风险警示。 

(原载《中国知识产权》2012 年第 9 期,本次发表稍有改动。)