Personal Web Technologies, LLC诉苹果公司 一案(上诉案件编号:2016-1174)中,联邦巡回上诉法院认为,在IPR中确定显而易见性时,PTAB必须通过证据和解释来认定:(1)所引用的现有技术披露了被质疑的权利要求的所有要素,以及(2)本领域普通技术人员(“POSA”)将有动机将所引用的现有技术与合理的成功预期相结合。

苹果公司请求对Personal Web Technologies (“PWT”)的旨在基于数学函数来命名文件的专利进行多方复审。委员会启动了复审,认为该等权利要求明显基于苹果公司的被引用参考文献,因此不具有专利性。

PWT在联邦巡回上诉法院称,委员会没有足够论据支持其得出的该等权利要求具有显而易见性这一结论,辩称委员会未对其所认定的“被引用参考文献披露了相关权利要求的所有要素”或“本领域普通技术人员有动机将该等参考文献与合理的成功预期相结合”提供支持。联邦巡回上诉法院认同这一观点并认为委员会的裁定具有几个瑕疵。首先,委员会的裁定引用了一篇参考文献,该参考文献披露了该等权利要求的一些要素,而苹果公司请愿书所依赖的仅是另一篇参考文献。委员会未注意到这一差异。此外,委员会的裁定并没有解释被引用的参考文献段落是如何符合权利要求限制。最后,委员会认定被引用参考文献“将允许”本领域普通技术人员得出要求保护的发明。联邦巡回上诉法院解释称,结合现有技术参考文献的可能性并不导致显而易见性——结合的动机及合理的成功预期均是必要条件。基于上述不足之处,联邦巡回上诉法院撤销了委员会的显而易见性裁定,并将案件发回重审。

在最终书面裁定之后但在请求委员会再审期间有关专利到期,此时是否应将最宽泛合理解释(“BRI”)标准或地区法院的权利要求解释标准适用于IPR,联邦巡回上诉法院未就此作出裁定。相反,联邦巡回上诉法院认为,根据两项标准中的任何一项,委员会的权利要求解释均是正确的,因为权利要求用语的含义可从该等权利要求的表面清晰得出。联邦巡回上诉法院指出,允许当事人请求适用地区法院解释标准的新的18个月期间规则(《美国联邦法规》第37卷第42.100(b)节)并不适用,因为该规则对本IPR无效,无论如何,从提交请愿书到专利期满的时间已逾18个月。