Dans son arrêt Huawei c. ZTE du 16 juillet 2015 (C-170/13), la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »)  a statué sur la possibilité, pour le titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie par une organisation de normalisation (« BEN ») d’introduire une action en contrefaçon contre un prétendu contrefacteur.

Cet arrêt a été rendu suite à une question préjudicielle posée par la Cour régionale de Düsseldorf. Pour la première fois, la CJUE fut amenée à analyser si, et dans quelles conditions, une action en contrefaçon introduite par Huawei, en sa qualité de BEN, contre une entreprise qui fabrique des produits exécutant la norme concernée, constitue un abus de position dominante.

Selon la CJUE, le titulaire d’un BEN peut valablement introduire une action en contrefaçon contre un tiers qui ferait usage de sa technologie brevetée, sans que cela ne constitue un abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), aux conditions suivantes :

  1. Le titulaire d’un BEN doit avoir préalablement notifié au tiers l’existence d’une prétendue contrefaçon ;
  2. Le titulaire d’un BEN doit avoir proposé au tiers de lui délivrer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires («FRAND») ;
  3. Nonobstant le respect des points 1. et 2., le présumé contrefacteur doit continuer à utiliser la technologie brevetée du titulaire du BEN, sans exprimer aucune volonté de conclure une licence FRAND.

La CJUE a ensuite clarifié qu’à défaut pour le présumé contrefacteur de pouvoir fournir la preuve de son refus d’accepter l’offre d’une licence FRAND, il ne pourra soutenir que le titulaire d’un BEN a adopté un comportement constituant un abus de position dominante.

Bien que l’arrêt analysé apporte certaines précisions en la matière, quelques questions restent malgré tout en suspens. Ainsi, la CJUE n’a pas clarifié ce qui doit être considéré comme constituant une offre de licence FRAND. Dès lors, dans l’hypothèse où les deux parties concernées auraient toutes deux fait une (contre)offre de licence FRAND, mais sans parvenir à un accord, le litige sera inévitable lorsque cela concerne toute utilisation non autorisée du brevet.