Cour de cassation, Chambre commerciale 6 janvier 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 janvier 2015, la Cour de cassation, dans un attendu de principe, a approuvé la Cour d'appel de Paris qui avait retenu que la fin de non-recevoir tirée la forclusion par tolérance pouvait être opposée à tout titulaire d'une antériorité et non pas seulement au titulaire d'une marque ou d'un signe exploité dans la même spécialité.

La société Hachette Filipacchi Presse, éditrice du célèbre magazine "Paris-Match", arguant de la renommée de sa marque "Paris-Match", avait cherché à s'opposer à la poursuite de l'exploitation en France du site de rencontres "Match.com" édité par la société américaine éponyme.

Elle fondait ainsi son action notamment sur les dispositions de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle1.

Se fondant sur les dispositions de la directive n°89/104 du 21 décembre 19882 harmonisant la législation sur les marques et sur l'article 54§2 du Règlement CE n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire3, la société Match.com lui avait alors opposé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance, estimant que la société Hachette Filipacchi Presse n'était plus recevable à agir dès lors qu'elle avait toléré l'usage de sa marque communautaire "Match.com" en France depuis plus de cinq ans.

La société Hachette Filipacchi faisait valoir que la forclusion par tolérance instituée par les dispositions nationales de l'article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle4 n'est opposable que dans le cadre d'une action en contrefaçon stricto sensu et non dans le cadre de l'action fondée sur les dispositions de l'article L.713-5 du même code protégeant les marques de renommée ou notoirement connues contre leur reprise pour désigner des produits ou services non similaires, laquelle a la nature d'une action en responsabilité civile.

Estimant qu'aucune distinction ne devait être faite selon la nature de l'action, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que cette fin de non-recevoir s'applique à l'action en responsabilité civile de l'article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle comme à l'action en contrefaçon.

Cette appréciation large de la portée du mécanisme de la forclusion par tolérance résultant de la lecture combinée des dispositions précitées du Règlement et de la Directive impose aux titulaires de marques de renommée de ne pas rester passifs devant les usages de leur marque dont ils auraient connaissance et d'entreprendre les actions nécessaires dans le délai imparti (étant rappelé que les tribunaux considèrent que seule la délivrance d'une assignation en justice est interruptive de forclusion).

Cette décision a également été l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler les critères d'appréciation de l'usage effectif d'une marque en France: pour la Cour, la marque "Match.com" devait être considérée comme exploitée en France dès lors que le service offert via le site match.com comptait des adhérents résidant en France, nonobstant le fait qu'il était, à l'époque des faits, exclusivement accessible en langue anglaise.