苹果公司在 2011 年的 4 月基于其发明和外观设计专利、注册和未注册商业外观起 诉三星公司侵权。2012 年 8 月 24 日,陪审团认定三星移动电话侵犯了苹果的专利权并 造成其商业外观淡化,判决超过 10 亿美元的损害赔偿。加州北区法院根据陪审团关于侵 权、权利淡化、权利有效性的裁决和最终约 9.3 亿美元的损害赔偿于 2014 年 3 月 6 日作 出了有利于苹果的判决。因此三星提起上诉。

    2015 年 5 月 18 日,美国联邦巡回上诉法院作出判决,Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Samsung telecommunications America, LLC, 2014-1335, 2015-1029,维持了一审关于发明和外观设计专利侵权的判 决,但是推翻了一审关于商业外观应受保护的判决。

    涉案外观设计专利分别是美国外观设计专利 D618,677(iPhone 正面设计)、 D593,087(iPhone 边框设计)、D604,305(显示屏 GUI 设计)。这些外观设计专利请 求保护苹果公司的 iPhone3G 和 3GS 的特定设计元素。联邦巡回上诉法院在其判决中关 于外观设计专利侵权的意见进一步凸显了外观设计专利在美国的重要性,其中几个问题尤 其引人瞩目。

    首先,法院确认外观设计的损害赔偿适用“全部利润”规则(“entire profit” rule)。

    根据美国专利法第 289 条第 1 款规定,任何人在外观设计专利的保护期内,如果没 有权利人的许可,(1)以销售为目的将授权外观设计或者假冒该授权外观设计的外观设 计应用于任何制品,或者(2)销售或者展销应用了上述外观设计或者其假冒外观设计的 制品,应当以其全部利润为限对权利人承担责任,但是不少于 250 美元,权利人可以在 对当事人具有管辖权的任何美国地区法院寻求救济。

    三星争辩外观设计专利侵权的损害赔偿应当按照由于侵权获得的利润确定,并主要 提出两点理由支持该争辩意见:1)根据因果关系理论,只有归因于侵权行为的利润才能 作为损害赔偿;2)所谓“制品(article of manufacture)”应当限定于侵权的制品而非整个 侵权产品。

    针对三星的上述争辩意见,包括 27 位法学教授在法庭之友意见中提出的“全部利润” 规则在现代社会毫无意义的意见,法院认为,美国专利法的立法历史明确地抛弃了按比例 确定损害赔偿的要求。专利法第 289 条明确规定,可以根据包含授权外观设计的制品获 得的全部利润授予损害赔偿。”所述法学教授的意见属于政策性意见,应当提交国会而不 是法院。法院受到法律条文的约束,而不需要考虑与之相反的政策性意见。”

总之,法院认为,对于外观设计专利侵权的损害赔偿,不论是从法律条文的规定, 还是其他法院的案例来看,都应当适用“全部利润”规则来判定。

    第二,法院澄清了外观设计专利中的功能性特征的作用。

    三星争辩地区法院应当排除“‘由其功能用途确定的’,‘或者涵盖了制品的结构因素’”的 元素。三星公司认为这些元素应当在外观设计专利的保护范围中从整体上“忽略”掉。例 如,三星认为外观设计专利的矩形形状和圆角就属于这类元素,应当在进行侵权分析时忽 略。

    法院认为现有的判例不支持三星的上述主张。 例如 Richardson v. Stanley Works, Inc.案并没有确立这样的规则,即从外观设计专利的保护范围中排除整个设计元素,并且 Lee v. Dayton-Hudson Corp.案中也指出了“只有非功能性的设计因素与侵权判定相关。”

     第三,法院指出外观设计专利侵权不需要一般观察者的实际误导。

    根据 Gorham Co. v. White(1872)案,“如果,以一般观察者的视角,当施以购买 者通常的注意时,两外观设计实质上相同,并且其如此相似以至于会误导该一般观察者, 使其把其中一个外观设计当作另一个外观设计来购买”,则外观设计专利侵权成立。所 以,在判断被诉侵权的外观设计是否构成侵权的时候不需要一般观察者的实际误导,只需 要一般购买者可能将被诉外观设计误认为是授权外观设计即可。

    第四,产品外形获得商业外观保护更加困难。

    本案中苹果公司主张未注册商业外观和注册商业外观 No.3,470,983。商业外观和商 标相同,都起到识别商品来源的作用。三星认为苹果的注册和未注册商业外观是功能性 的。法院支持了三星的这一争辩,并认定苹果 iPhone3 的外观设计不应当受到商业外观 的保护。

    法院引用第九巡回法院 1999 年的 Leatherman Tool Grp., Inc. v. Cooper Indus. Inc.,案指出,对于商品来源的识别作用给予商业外观保护必须和“通过模仿竞争者的产品 来竞争的基本权利”相平衡,后者“只能通过专利或者著作权法而被暂时地否定”。

    法院引用了 1982 年的 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.案,“总地来说,一个产 品特征如果对于产品的使用或者用途是必须的,或者如果其影响产品的价格或者质量,则 其为功能性的”。随后法院应用第九法院 1998 年的 Disc Golf Ass’n v. Champion Discs, Inc.案中的四要素分析法,即,1)该设计是否产生了实用优势;2)是否存在替代的设 计;3)是否在广告宣传中兜售了设计的实用优势;4)该特定的设计是否来自于相对简 单或者不昂贵地制造方法,认定苹果公司主张的其 iPhone3G 和 iPhone3GS 的特定设计 不受商业外观的保护。 “

    法院已经注意到,与其他形式的商业外观相比,对产品外形寻求商业外观保护更加 困难,并且应当如此”,Leatherman Tool Grp., Inc. v. Cooper Indus., Inc., 199 F.3d 1009, 1011-12 (9th Cir. 1999)。通过本案,联邦巡回上诉法院实际上进一步强化了产品 获得商业外观保护的难度,使得仅涉及产品外形的外观设计获得商业外观保护几乎成为不 可能。

    苹果诉三星侵权的上述判决使得众多企业在美国寻求知识产权保护的时候将不得不 关注外观设计专利的重要作用。特别是“全部利润”规则的适用,使得外观设计专利成为发 明专利权、商标权的有力补充。