(Pubblicato anche su Diritto 24 – Il Sole 24 Ore)

Una recente sentenza in materia di contraffazione brevettuale (n. 8356/15) ha dato al Tribunale di Milano l’occasione per ribadire la propria posizione sull’applicazione del c.d. “problem and solution approach” e dei criteri di liquidazione del danno. Di entrambe le questioni abbiamo già parlato in questo blog, tra l’altro rispettivamente qui e qui.

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Il problem and solution approach viene naturalmente utilizzato dai Giudici per valutare l’altezza inventiva del brevetto. Esso, afferma la decisione in commento, “impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” – individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata – selezionando poi le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata. Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata – ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina” -, e debbono essere individuate le competenze dell’esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame”. In conclusione, “se il tecnico del ramo non poteva ricevere dall’arte nota univoca indicazioni nel senso della soluzione rivendicata, si deve concludere che il brevetto è dotato del requisito dell’inventività”.

Nel caso di specie, anche sulla base dell’applicazione del criterio summenzionato, vengono accertate la validità del brevetto azionato e la sua contraffazione. I Giudici inibiscono quindi ogni forma di produzione e commercializzazione dei prodotti contraffatti (giunti), con fissazione di penale di 50 euro per ogni giunto commercializzato in violazione dell’inibitoria, e con l’ordine di ritirare dal commercio e distruggere i giunti ancora nella disponibilità del contraffattore.

Il Tribunale passa quindi alla determinazione del danno causato dal contraffattore al titolare del brevetto. A tale fine, i Giudici applicano naturalmente l’art. 125 CPI, che come è noto individua tre criteri per la liquidazione del danno: i) danno emergente e mancato guadagno (c.d. “lucro cessante”) sofferti dal titolare del diritto; ii) royalty ragionevole che il contraffattore avrebbe pagato se avesse ottenuto regolare licenza per commercializzare il prodotto (criterio, questo, che rappresenta un modo alternativo per determinare il lucro cessante); iii) profitto conseguito dal contraffattore, in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui lo eccede.

Nel caso di specie, rilevano i Giudici, il contraffattore aveva iniziato a produrre i prodotti contraffatti su ordine di una committente che prima li acquistava dalla titolare del brevetto. La committente aveva quindi dirottato sul contraffattore i propri ordini destinati alla titolare del brevetto. “Ne consegue che effettivamente la titolare del brevetto”, in assenza della contraffazione, “avrebbe realizzato guadagni pari alla vendita alla committente dei prodotti tutelati dalla privativa” forniti invece dal contraffattore. “Sussistono quindi adeguati elementi, anche indiziari, per ritenere esistente un nesso causale tra le vendite del contraffattore e le potenziali mancate vendite del titolare del brevetto”.

Alla luce di quanto precede, il danno viene calcolato innanzitutto sulla base del mancato guadagno del titolare del brevetto, ottenuto moltiplicando il suo margine di guadagno su ciascun prodotto per il numero di prodotti venduti dal contraffattore alla committente. A quel punto, i Giudici verificano la possibilità di accordare al titolare anche la restituzione degli utili del contraffattore eccedenti il suo mancato guadagno, come debitamente richiesto dal titolare del brevetto (essendo necessaria a tal fine, per giurisprudenza concorde, la specifica domanda di chi agisce in giudizio). In merito, i Giudici rilevano tuttavia che il mancato guadagno del titolare “risulta notevolmente superiore all’utile del contraffattore, di cui è stata chiesta la reversione (domanda autonomamente svolta si dall’atto di citazione) ex art. 125 co. 3 CPI, sicché la norma invocata non trova applicazione”.