近几年,标准必要专利诉讼频发,我国也在不断探索该领域的诉讼规则。今年3月出台的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条从被告抗辩、专利权人请求禁令救济、标准必要专利的许可条件这3方面指出了标准必要专利的诉讼规则。

具体来看,第二十四条从被告抗辩的角度规定,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵权的,法院一般不予以支持;从专利权人请求禁令救济的角度规定,如果专利权人在与被诉侵权人协商许可方案时故意违反其在标准制定中承诺的FRAND许可义务,导致双方未能达成许可方案,而被诉侵权人在协商中并没有明显过错,则对专利权人的禁令请求,法院一般不予支持;针对标准必要专利的许可条件规定,许可条件应当由专利权人和被控侵权人协商确定,经过充分协商仍无法达成一致的,可以请求法院确定。

由于标准必要专利诉讼非常复杂,不同行业领域又千差万别,因此这条较为宽泛的规定难以覆盖在实务中遇到的所有问题,在操作层面还有较多“留白”,主要体现在第二十四条规定仅针对推荐性国家、行业或者地方标准,不涉及其他类型的标准。因此,对于不以标准为名发布的一些强制性或者推荐性技术规范以及由于市场因素形成的事实性标准,可否参照第二十四条规定来处理尚需实践探索。

对于如何认定、判断第二十四条中规定的“明示所涉标准必要专利的信息”条件,在不同行业领域的差异也较大。如在建筑行业中认定相关标准是否“明示所涉标准必要专利的信息”,本领域技术人员通过将标准内容和专利方案进行简单比对,容易判断相关专利是否已成为该标准的必要专利。但是在通信领域里情况完全不同,通信标准不会像建筑标准一样列明其中涉及的所有专利信息,且通信标准内容庞杂,要想通过比对标准和专利的方式来判断相关专利是否真正被纳入标准成为标准必要专利,难度较大。所以,对于“明示所涉标准必要专利的信息”的认定条件和判断标准,需要针对不同行业的情况区别对待。

笔者认为,第二十四条从否定性角度明确了法院不予支持当事人诉求或抗辩主张的情形,但没有从肯定性角度列明当事人的诉求或抗辩主张能够得到法院支持的情形。这样一种规则设置反映了标准必要专利诉讼的复杂性以及规则设置的困难程度。因此,相关部门还需要在案件处理实践中积累更多实践经验并提炼出肯定性的诉讼规则。

第二十四条规定了专利权人不得违反其在标准制定中承诺的FRAND许可义务,但是在实践中,部分行业领域对于标准制定中纳入专利的情形尚未建立专利权人承诺FRAND许可义务的制度。笔者认为,只要专利权人参与了标准制定并主动将自己的专利纳入其中,或者知晓自己的专利被纳入标准而不反对,不管其是否承诺过FRAND义务,均应推定其对相关专利承担FRAND义务。

另外,第二十四条没有明确规定FRAND许可谈判是否构成专利权人提起侵权诉讼的前置条件。笔者认为,其字面内容中隐含有一个诉前许可协商的前提,即专利权人在诉前法院给予禁令救济时,需要证明自己在起诉前已经履行了FRAND许可义务,但却未能与被诉侵权人达成许可方案,其诉讼请求才有可能得到法院的支持。

总体来说,标准必要专利诉讼案件错综复杂,仍需通过个案审判来不断丰富和发展相关诉讼规则。

转载自《中国知识产权报》第五版

http://www.cipnews.com.cn/zgzscqb/html/2016-10/19/node_4.htm